七、“王老吉”許可協議無效侵權糾紛訴訟案

案情聚焦

廣藥集團與香港鴻道（集團）有限公司（以下簡稱鴻道集團）分別于 2002年 11月、2003年 6月 10日簽訂的兩份補充協議（即 2002年補充協議、2003年補充協議），于 2012年 5月 9日被仲裁裁決宣告無效，故雙方之間最后一份有效協議為 2000年 5月 2日簽訂的《商標許可協議》（即 2000年許可協議）。根據 2000年許可協議的約定，廣藥集團許可鴻道集團獨占使用第626155號“王老吉”商標，使用期限自 2000年 5月 2日至 2010年 5月 2日。雙方當事人均確認廣東加多寶飲料食品有限公司、浙江加多寶飲料有限公司、加多寶（中國）飲料有限公司、福建加多寶飲料有限公司、杭州加多寶飲料有限公司、武漢加多寶飲料有限公司（以下簡稱六加多寶公司）于 2010年 5月 2日至 2012年 5月 12日在涼茶商品上使用了涉案“王老吉”商標，故一審法院將上述期間認定為被訴侵權行為的持續期間，一審據此認為，商標許可無效后的使用行為，屬于未經商標注冊人的許可，在同一種或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為，構成侵犯注冊商標專用權。二審法院經審理，認為應結合廣藥集團在一審階段提出的訴訟主張，一審法院應當首先審查上述被訴侵權行為是否“未經商標權人許可”，進而判斷六加多寶公司是否應當據此承擔相應的法律責任。同時作為一審賠償數額依據的《專項分析報告》，在證據內容與證據形式上均存在重大缺陷，不能作為認定本案事實的依據。根據上述兩點理由，將本案發回廣東高院重審。

律師評析

本案涉及商標許可協議無效后，持續使用的行為是否侵權的認定，關鍵是許可協議無效，是否代表“未經權利人許可”。商標許可合同的無效，依據合同法也應是自始無效。但許可合同經無效認定后，對無效前被許可人的使用行為是否按照侵權對待，目前沒有法律明確規定。僅有《商標法》第四十七條對商標許可合同無效后的溯及力進行了規定，宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院作出并已執行的商標侵權案件的判決、裁定、調解書和工商行政管理部門作出并已執行的商標侵權案件的處理決定以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。依照前款規定不返還商標侵權賠償金、商標轉讓費、商標使用費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還。所以在司法實踐中就出現了對商標許可合同無效前被許可人的使用行為是否構成侵權的不同認識。

合同的類型中，有一時性合同和繼續性合同之分。一時性合同諸如房屋買賣合同，交易具有一次性，即便分期付款或分期供貨也屬于一時性合同，因為總給付自始確定，時間因素對給付的內容和范圍并無影響。繼續性合同則是總給付內容隨著時間延展而逐步確定的合同，具有動態性和不確定性，諸如委托合同、租賃合同、勞務合同、建筑施工合同等均是繼續性合同。商標許可合同也是典型的繼續性合同。法律行為無效所具有的“自始無效”的效力對買賣、贈與等一時性合同是合理的，但對繼續性合同無效的法律后果，則往往體現為“無效認定、有效處理”，如建筑施工合同、租賃合同、勞務合同無效后的處理。王澤鑒先生認為，繼續性合同無效的法律后果“唯得向將來發生效力”。《最高人民法院關于審理城鎮房屋租賃合同糾紛案件具體應用法律若干問題的解釋》也體現繼續性合同“無效認定、有效處理”的理念，其第五條第一款規定：“房屋租賃合同無效，當事人請求參照合同約定的租金標準支付房屋占有使用費的，人民法院一般應予支持。”故本文認為，對于商標許可合同無效前的使用行為原則上并不宜認定為侵權行為，而應當參照適用“無效認定、有效處理”規則。

同時，還應結合被許可人的認知水平，考察其對無效的可預見性。可預見性規則在民法和刑法領域被特別關注，在民法領域中尤其是債法領域應用廣泛，其主要功能是限制責任范圍，部分功能是限制責任成立。可預見性規則的最高級別存在就是“不可預見、無法避免”的不可抗力。可預見性規則已經被寫入《合同法》。《合同法》第一百一十三條規定“但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失”。對此，最高院民一庭認為，違約損害賠償與侵權損害賠償在賠償的理念和價值取向上是基本一致的，尤其是在違約與侵權競合時，如因選擇不同的訴因導致大相徑庭的損失賠償結果，有違公平正義的法律理念。因此，可預見性規則作為限制損害賠償范圍的一項基本規則，在侵權案件中可以參照適用，但故意侵權行為應排除，不應適用。原因在于，故意侵權行為破壞了可預見性規則中的“侵權可預見性”，即便對于不可抗力行為，故意侵權也不適用。本案中，加多寶公司對于協議無效是否具有可預見性，也是一個需要重點考慮的問題。

故此，商標許可合同無效后，對于之前的使用行為，以不按侵權對待、按照市場價格支付許可費為原則，以違反“誠信”或有背俗行為而認定侵權為例外。