9 本職工作與涉案專利技術(shù)方案無(wú)關(guān)則該專利不屬于職務(wù)發(fā)明

——蒂龍科技發(fā)展（北京）有限公司訴泰斯福德（北京）科技發(fā)展有限公司專利權(quán)權(quán)屬案

【案件基本信息】

1.裁判書(shū)字號(hào)

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知民初字第813號(hào)民事判決書(shū)

2.案由：專利權(quán)權(quán)屬糾紛

3.當(dāng)事人

原告：蒂龍科技發(fā)展（北京）有限公司

被告：泰斯福德（北京）科技發(fā)展有限公司

【基本案情】

本案涉及名稱為“一種鉸鏈?zhǔn)奖?yīng)急支撐裝置”的第201420025091.x號(hào)實(shí)用新型專利（以下簡(jiǎn)稱涉案專利），該專利申請(qǐng)日是2014年1月15日，授權(quán)公告日是2014年6月18日，發(fā)明人是楊桂榮。原專利權(quán)人為楊桂榮，后轉(zhuǎn)讓至泰斯福德（北京）科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱泰斯福德公司）。涉案專利有獨(dú)立權(quán)利要求1及其從屬權(quán)利要求2～10共10項(xiàng)權(quán)利要求。

楊桂榮系齊英杰之母。齊英杰與蒂龍科技發(fā)展（北京）有限公司（簡(jiǎn)稱蒂龍公司）于2008年2月簽訂勞動(dòng)合同，任職經(jīng)理。在齊英杰任職期間，蒂龍公司客戶曾將齊英杰稱為“齊總” “齊工”和“齊經(jīng)理”。2014年6月22日，齊英杰向蒂龍公司提出辭職。齊英杰在蒂龍公司任職期間，其代表該公司簽訂了諸多協(xié)議。

蒂龍公司是英國(guó)蒂龍汽車爆胎應(yīng)急安全裝置在中國(guó)大陸地區(qū)的總代理，代理關(guān)系為“英國(guó)蒂龍集團(tuán)（生產(chǎn)及供應(yīng)商）→亞洲蒂龍公司（亞洲區(qū)總代理）→蒂龍公司（中國(guó)區(qū)總代理）”。按照相關(guān)協(xié)議約定，亞洲蒂龍公司不應(yīng)對(duì)英國(guó)蒂龍公司生產(chǎn)的爆胎應(yīng)急安全裝置進(jìn)行任何修改，蒂龍公司只作為英國(guó)蒂龍公司的代理，沒(méi)有任何設(shè)計(jì)和生產(chǎn)權(quán)限。英國(guó)蒂龍公司的技術(shù)總監(jiān)托尼等人出具證言稱，其對(duì)齊英杰進(jìn)行了諸多技術(shù)培訓(xùn)。

蒂龍公司主張，涉案專利是由齊英杰在蒂龍公司任職期間完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，齊英杰先是將該職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造以其母楊桂榮的名義申請(qǐng)專利，然后又將涉案專利轉(zhuǎn)讓給泰斯福德公司，違反法律規(guī)定。據(jù)此，請(qǐng)求法院判決：1.確認(rèn)涉案專利權(quán)為蒂龍公司所有；2.泰斯福德公司承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。

【案件焦點(diǎn)】

1.涉案專利是否屬于齊英杰在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；2.是否屬于齊英杰主要利用原告的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。

【法院裁判要旨】

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為：根據(jù)蒂龍公司提交的勞動(dòng)合同等證據(jù)，并結(jié)合齊英杰作為蒂龍公司代表人與諸多客戶簽訂協(xié)議等情況，可認(rèn)定齊英杰在蒂龍公司擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)。而蒂龍公司作為蒂龍爆胎應(yīng)急安全裝置的分銷商，不涉及該產(chǎn)品的生產(chǎn)及修改，故齊英杰的本職工作主要在于對(duì)該公司經(jīng)銷產(chǎn)品的銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷、裝配及售后服務(wù)等。蒂龍公司提交的證據(jù)也表明其自身并沒(méi)有權(quán)限對(duì)其經(jīng)銷的產(chǎn)品進(jìn)行任何修改，現(xiàn)有證據(jù)也不足以證明蒂龍公司在齊英杰上述工作職責(zé)外還要求其擔(dān)負(fù)改進(jìn)蒂龍公司產(chǎn)品的工作任務(wù)。涉案專利的發(fā)明點(diǎn)及其對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)與蒂龍公司經(jīng)銷產(chǎn)品在銷售后的裝配及售后服務(wù)并無(wú)關(guān)聯(lián)。蒂龍公司所稱對(duì)齊英杰的技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)是對(duì)蒂龍公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的介紹以利于銷售，或如何更好地提供與蒂龍公司客戶要求相匹配的產(chǎn)品，并未涉及對(duì)蒂龍公司經(jīng)銷產(chǎn)品本身的改進(jìn)。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院依照《中華人民共和國(guó)專利法》第六條第一款，《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條之規(guī)定，判決：

駁回原告蒂龍科技發(fā)展（北京）有限公司的全部訴訟請(qǐng)求。

一審宣判后，雙方當(dāng)事人均未提出上訴，本案現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

【法官后語(yǔ)】

對(duì)職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定，不僅要考慮單位對(duì)其員工的日常工作安排是否涉及所涉發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，還要考慮本單位的有關(guān)物質(zhì)技術(shù)條件是否有效促成了所涉發(fā)明創(chuàng)造的完成；不僅要注重鼓勵(lì)單位參與發(fā)明創(chuàng)造，也要注重激發(fā)單位員工自主創(chuàng)新的積極性。

對(duì)于執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，應(yīng)是體現(xiàn)本單位與發(fā)明人雙方意志的結(jié)果。職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明的根本區(qū)別在于：職務(wù)發(fā)明的創(chuàng)造過(guò)程受本單位任務(wù)的約束，帶有一定的被動(dòng)性，體現(xiàn)的是單位與發(fā)明人兩方面的意志；而非職務(wù)發(fā)明的創(chuàng)造過(guò)程不受本單位的約束，本單位的意志（任務(wù)）并沒(méi)有體現(xiàn)在發(fā)明人的創(chuàng)造過(guò)程中。因此判斷是否屬于執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明，可以通過(guò)單位與發(fā)明人雇傭關(guān)系的存續(xù)、發(fā)明人的工作職責(zé)、工作內(nèi)容及與涉案專利技術(shù)方案的關(guān)系、發(fā)明人履行工作職責(zé)、完成工作內(nèi)容的情況等進(jìn)行綜合判斷。

在具體判定過(guò)程中，首先應(yīng)當(dāng)確定員工在本單位的任職情況，其次確定員工的崗位職責(zé)，亦即員工在本單位的本職工作，最后分析原告的本職工作與涉案專利的關(guān)系，進(jìn)而得出涉案專利是否屬于在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造的結(jié)論。

需要強(qiáng)調(diào)的是，在涉案專利是否屬于員工在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造的判斷過(guò)程中，至關(guān)重要的是要判定員工的本職工作或工作職責(zé)與涉案專利技術(shù)方案本身是否具有較為密切的關(guān)聯(lián)，從而得出涉案專利是否屬于本單位與員工雙方共同意志的結(jié)晶的推論。這一關(guān)聯(lián)性是本單位對(duì)員工的日常工作安排與員工作出技術(shù)改進(jìn)而完成工作任務(wù)兩者相統(tǒng)一的外在表現(xiàn)，而確定員工在本單位職務(wù)的目的在于為確定員工的本職工作或工作職責(zé)奠定基礎(chǔ)。也即是，判斷涉案專利是否屬于員工在其本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造，關(guān)鍵要看員工的本職工作內(nèi)容是否包含對(duì)涉案專利技術(shù)方案的研發(fā)內(nèi)容，本單位的工作任務(wù)安排是否體現(xiàn)在員工對(duì)涉案專利的研發(fā)過(guò)程中。

編寫(xiě)人：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院 陳勇