8 惡意提起專利侵權訴訟的判定

——北京遠東水泥制品有限公司訴北京四方如鋼混凝土制品有限公司因惡意提起知識產權訴訟損害責任案

【案件基本信息】

1.裁判書字號

北京知識產權法院（2015）京知民初字第1446號民事判決書

2.案由：因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛

3.當事人

原告：北京遠東水泥制品有限公司

被告：北京四方如鋼混凝土制品有限公司

【基本案情】

北京四方如鋼混凝土制品有限公司（簡稱四方如鋼公司）擁有一項名為“井壁墻體模塊以及采用該模塊構筑井壁墻體的方法”的第03105335.1號發明專利，該專利授權公告時包括產品權利要求1～10以及方法權利要求11～19。后在案外人提出的無效宣告程序中，四方如鋼公司主動放棄了涉案專利中的方法權利要求11～19，并將原產品權利要求1～10修改為權利要求1～8。

2015年4月，四方如鋼公司以北京遠東水泥制品有限公司（簡稱遠東水泥公司）侵犯其涉案專利權為由提起訴訟，要求遠東水泥公司停止生產、銷售、銷毀被控侵權產品，停止使用及授權他人使用涉案專利方法，并索賠110余萬元，后因故撤回了該案起訴。

2015年8月，遠東水泥公司以四方如鋼公司系惡意提起知識產權訴訟為由向北京知識產權法院起訴，稱：四方如鋼公司故意隱瞞涉案專利的權利要求被國家知識產權局專利復審委員會作出的第12209號無效宣告請求審查決定宣告部分無效的事實，并在上述無效宣告程序中將全部方法權利要求刪除的情況下，仍然以方法權利要求主張侵權，在修改產品權利要求后，仍然以原產品權利要求主張侵權。據此，遠東水泥公司請求法院判決四方如鋼公司賠償其律師費等經濟損失20萬元并承擔案件訴訟費。

【案件焦點】

四方如鋼公司向遠東水泥公司提起的專利侵權訴訟是否屬于惡意訴訟。

【法院裁判要旨】

北京知識產權法院經審理認為：四方如鋼公司在主動放棄和修改涉案專利權利要求后，又基于此部分權利要求向遠東水泥公司提起專利侵權訴訟，主觀上明顯具有惡意。四方如鋼公司在明知其請求缺乏正當理由的情況下，仍對遠東水泥公司惡意提起專利侵權訴訟，致使遠東水泥公司在訴訟中遭受律師費等經濟損失，應當予以賠償。

北京知識產權法院依照《中華人民共和國民法通則》第一百零六條第二款，《中華人民共和國侵權責任法》第六條第一款以及《中華人民共和國民事訴訟法》第十三條之規定，判決：

一、被告四方如鋼公司賠償原告遠東水泥公司經濟損失5萬元；

二、駁回原告遠東水泥公司的其他訴訟請求。

一審宣判后，雙方當事人均未提出上訴，本案現已發生法律效力。

【法官后語】

本案涉及惡意提起知識產權訴訟的認定標準。認定某種具體的訴訟行為屬于惡意提起知識產權訴訟，至少應當滿足以下構成要件：1.一方當事人以提起知識產權訴訟的方式提出了某項請求，或者以提出某項請求相威脅。2.提出請求的一方當事人具有主觀上的惡意。3.具有實際的損害后果。4.提出請求的一方當事人提起知識產權訴訟的行為與損害后果之間具有因果關系。實踐中，不僅要注重遏制當事人的不當訴訟目的，規范當事人的訴訟行為，同時也要注重鼓勵當事人依法維護其合法權益，增強權利人的維權信心。

被告在另案中提出專利侵權訴訟，后又以撤訴方式放棄全部訴訟請求，可以視為其已完成提出具體訴訟請求相威脅的行為。被告在主動放棄和修改涉案專利權利要求后，又基于此部分權利要求向原告提起專利侵權訴訟，缺乏基本的事實依據和權利基礎，主觀上明顯具有惡意。原告為應對被告提起的專利侵權訴訟所支付的律師費，屬于訴訟的合理支出項。考慮到專利案件的復雜性，原告為維護自身合法權益聘請律師應對訴訟，符合常理，其所支付的律師費與被告惡意提起的專利侵權訴訟具有當然的因果關系。被告所提起的專利侵權訴訟，滿足惡意提起專利侵權訴訟的構成要件，故應當承擔相應的民事責任。

編寫人：北京知識產權法院 杜長輝 陳勇