一、專利案件審判

（一）專利民事案件審判

1.當(dāng)事人在與涉案專利享有共同優(yōu)先權(quán)的其他專利的授權(quán)確權(quán)程序中所作意見陳述的參考作用

【裁判要旨】

在確定權(quán)利要求用語(yǔ)含義時(shí)，同一專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人在與涉案專利享有共同優(yōu)先權(quán)的其他專利的授權(quán)確權(quán)程序中，對(duì)該相同用語(yǔ)已經(jīng)作出了明確陳述的，可以參考上述陳述。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 侵權(quán) 權(quán)利要求用語(yǔ) 共同優(yōu)先權(quán) 意見陳述

【案號(hào)】

最高人民法院（2017）最高法民申1461號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人戴森技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱戴森公司）與被申請(qǐng)人蘇州索發(fā)電機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱索發(fā)公司）侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案^[1]中，戴森公司于2006年7月18日在英國(guó)提出GB0614235.0號(hào)名稱為“手持式真空吸塵器”的專利申請(qǐng)。2007年7月6日，戴森公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出發(fā)明名稱為“清潔設(shè)備”的PCT國(guó)際申請(qǐng)（即涉案專利），申請(qǐng)?zhí)?00780027417.5，于2011年8月24日獲授權(quán)公告。戴森公司以索發(fā)公司生產(chǎn)、銷售、許諾銷售型號(hào)為DV-888A等的吸塵器產(chǎn)品，侵害其涉案專利權(quán)為由，提起訴訟。江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品中所述電源線并非電源，因此，不具備涉案專利“電源”這一技術(shù)特征，判決駁回戴森公司的訴訟請(qǐng)求。戴森公司不服，提起上訴。江蘇省高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴、維持原判。戴森公司不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彿Q，一、二審判決將“電源線”排除出涉案專利權(quán)利要求記載的“電源”范疇，既不符合本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)“電源”的一般理解，又違背了基本的生活常識(shí)。最高人民法院查明，索發(fā)公司一審提交了專利號(hào)為200780027217.X的中國(guó)專利文獻(xiàn)（以下簡(jiǎn)稱相關(guān)專利），其與涉案專利均是以英國(guó)GB0614235.0專利為基礎(chǔ)享有優(yōu)先權(quán)，戴森公司在相關(guān)專利審查程序的意見陳述中明確認(rèn)為“電源線并非電源”。最高人民法院于2017年11月13日裁定駁回戴森公司的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題（二）》第六條規(guī)定：人民法院可以運(yùn)用與涉案專利存在分案申請(qǐng)關(guān)系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權(quán)確權(quán)裁判文書解釋涉案專利的權(quán)利要求。由于本案中，相關(guān)專利與涉案專利并非是分案關(guān)系，因此本案不能直接適用上述規(guī)定。所述分案申請(qǐng)是指，專利申請(qǐng)人將其在申請(qǐng)日提交的母案申請(qǐng)文件中已經(jīng)批露、但因單一性等原因不能在母案中獲得保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造另行提出的專利申請(qǐng)，同時(shí)保留原申請(qǐng)日。分案申請(qǐng)不得超出母案申請(qǐng)文件公開的范圍，即不得在分案申請(qǐng)中補(bǔ)充母案申請(qǐng)文件未曾記載的新內(nèi)容，以避免專利申請(qǐng)人將申請(qǐng)日后完成的發(fā)明創(chuàng)造通過(guò)分案申請(qǐng)搶占在先的申請(qǐng)日。因此，分案申請(qǐng)要受到母案申請(qǐng)文件的約束，母案申請(qǐng)構(gòu)成分案申請(qǐng)?zhí)厥獾膶＠麑彶闄n案。本案中，相關(guān)專利和涉案專利為享有同一外國(guó)優(yōu)先權(quán)的兩件中國(guó)專利，而所謂外國(guó)優(yōu)先權(quán)是指申請(qǐng)人在一個(gè)成員國(guó)首次提出申請(qǐng)后，在一定期限內(nèi)就同一主題在其他成員國(guó)提出的申請(qǐng)，其在后申請(qǐng)同樣享有首次申請(qǐng)的申請(qǐng)日，但在后申請(qǐng)不能超出優(yōu)先權(quán)文本記載的范圍。因此，相關(guān)專利和涉案專利要求保護(hù)的主題都必須記載在共同優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)中。在此意義上，在后申請(qǐng)與優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)之間的關(guān)系與分案申請(qǐng)與母案申請(qǐng)之間的關(guān)系基本一致。因此，在相關(guān)專利發(fā)明實(shí)質(zhì)審查階段，戴森公司在答復(fù)意見中就“電源”一詞的含義作出的具體陳述，可以用于解釋涉案專利的權(quán)利要求，即電源線并非“電源”，且上述對(duì)“電源”一詞含義的確定亦符合涉案專利的發(fā)明目的。

2.專利侵權(quán)案件中適用禁止反悔原則的限制條件

【裁判要旨】

人民法院在專利侵權(quán)案件中適用禁止反悔原則時(shí)，判斷權(quán)利人作出的意見陳述是否符合《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》第十三條規(guī)定的“明確否定”，應(yīng)當(dāng)對(duì)專利授權(quán)和確權(quán)階段技術(shù)特征的審查進(jìn)行客觀全面的判斷，著重考察權(quán)利人對(duì)技術(shù)方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認(rèn)可，是否由此導(dǎo)致專利申請(qǐng)得以授權(quán)或者專利權(quán)得以維持。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 侵權(quán) 禁止反悔 明確否定

【案號(hào)】

最高人民法院（2017）最高法民申1826號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天與被申請(qǐng)人重慶力帆汽車銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱力帆銷售公司）等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案^[2]中，蔣小平擁有第200710019425.7號(hào)“鯊魚鰭式天線”發(fā)明專利（即涉案專利），其以力帆銷售公司等六被告未經(jīng)許可擅自實(shí)施其專利為由提起訴訟。江蘇省南京市中級(jí)人民法院一審認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，判決停止侵權(quán)并賠償損失。力帆銷售公司等不服，向江蘇省高級(jí)人民法院提起上訴。在二審審理中，蔣小平因病死亡，其法定繼承人曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天參加訴訟。二審法院查明，在涉案專利的無(wú)效審查程序中，蔣少平提交給國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）的意見陳述書認(rèn)可涉案專利權(quán)利要求與證據(jù)1 CN1841843A存在區(qū)別特征a、區(qū)別特征b和區(qū)別特征c。專利復(fù)審委員會(huì)在第25637號(hào)無(wú)效審查決定書中并沒(méi)有對(duì)區(qū)別特征a和b是否使得涉案專利具有創(chuàng)造性進(jìn)行具體評(píng)價(jià)，而僅就區(qū)別特征c使得涉案專利具備創(chuàng)造性作出了認(rèn)定，并在此基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。二審法院認(rèn)為《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》第十三條規(guī)定的“明確否定”應(yīng)當(dāng)是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。本案中，蔣小平就區(qū)別特征a、b所作限縮性意見陳述，涉及到與專利創(chuàng)造性的實(shí)質(zhì)性判斷相關(guān)的內(nèi)容，而專利復(fù)審委員會(huì)并沒(méi)有對(duì)區(qū)別特征a、b是否使得涉案專利具有創(chuàng)造性作出明確評(píng)價(jià)，不符合“明確否定”的要求。本案應(yīng)適用禁止反悔原則，對(duì)于專利權(quán)人在無(wú)效程序中已經(jīng)放棄的技術(shù)方案，在侵權(quán)訴訟中不能再以等同特征納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。遂判決撤銷一審判決，駁回曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天的訴訟請(qǐng)求。曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ翰槊鳎谏姘笇＠跈?quán)程序中，專利審查部門對(duì)蔣小平關(guān)于區(qū)別特征a、b的陳述意見不予認(rèn)可。最高人民法院于2017年12月22日裁定指令江蘇省高級(jí)人民法院再審本案。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：根據(jù)本案的相關(guān)事實(shí)，在授權(quán)程序中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利審查部門對(duì)蔣小平關(guān)于區(qū)別特征a、b的陳述意見不予認(rèn)可，持明確否定意見，而且，涉案專利獲得授權(quán)并非基于對(duì)區(qū)別特征a、b作出的限縮性陳述。在后續(xù)的無(wú)效審查程序，專利復(fù)審委員會(huì)并未推翻實(shí)質(zhì)審查階段所持的否定意見，不能得出專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為通過(guò)連接元件來(lái)進(jìn)行阻抗匹配不是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段，不屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)的結(jié)論，也不能得出“注塑嵌裝”及“固定卡裝”不是本領(lǐng)域常用的鎖固方式，不屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)的結(jié)論。在評(píng)價(jià)涉案專利具有創(chuàng)造性時(shí)，盡管無(wú)效決定將特征a、b作為區(qū)別特征予以了羅列，但特征a、b的存在并未影響專利復(fù)審委員會(huì)以現(xiàn)有技術(shù)存在相反的技術(shù)教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員不存在結(jié)合特征c “所述無(wú)線電接收天線為AM/FM共用天線”的動(dòng)機(jī)，而使得涉案專利具有創(chuàng)造性的審查評(píng)判。由于專利權(quán)人作出的限縮性陳述在實(shí)質(zhì)審查中已被明確否定，而無(wú)效審查程序并未推翻該認(rèn)定得出相反的結(jié)論，在這種情況下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定存在專利權(quán)人的限縮性陳述已被明確否定的事實(shí)。這與所作的限縮性陳述并未帶來(lái)專利權(quán)的獲得和專利權(quán)的維持的事實(shí)相符，與“禁止反悔”原則防止權(quán)利人“兩頭得利”的目的不相悖。因此，蔣小平關(guān)于區(qū)別特征a、b的意見陳述，不發(fā)生技術(shù)方案被放棄的法律效果。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》第十三條的規(guī)定，本案侵權(quán)判定不應(yīng)適用禁止反悔原則。

3.專利侵權(quán)判斷中權(quán)利要求技術(shù)特征的劃分標(biāo)準(zhǔn)

【裁判要旨】

恰當(dāng)劃分專利權(quán)利要求的技術(shù)特征是進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)的基礎(chǔ)。技術(shù)特征的劃分應(yīng)該結(jié)合發(fā)明的整體技術(shù)方案，考慮能夠相對(duì)獨(dú)立地實(shí)現(xiàn)一定技術(shù)功能并產(chǎn)生相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)效果的較小技術(shù)單元。

【關(guān)鍵詞】

實(shí)用新型專利 侵權(quán) 權(quán)利要求 技術(shù)特征

【案號(hào)】

最高人民法院（2017）最高法民申3802號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人劉宗貴與被申請(qǐng)人臺(tái)州市豐利萊塑膠有限公司（以下簡(jiǎn)稱豐利萊公司）侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案^[3]中，劉宗貴系專利號(hào)為 ZL200510060680.7，名稱為“可調(diào)節(jié)的嬰幼兒座椅”的發(fā)明專利（即涉案專利）權(quán)利人。該專利權(quán)利要求1為：一種可調(diào)節(jié)的嬰幼兒座椅，包括兩根前腿和兩根后腿，前腿與其所對(duì)應(yīng)的后腿相絞接，且絞接處位于前腿和后腿的頂端，在每根前腿上均套有一個(gè)椅體座，椅體座可沿前腿上下滑動(dòng)，在兩個(gè)椅體座之間固連有橫桿，椅體設(shè)置在橫桿上，其特征在于，所述橫桿的兩端分別固連有調(diào)節(jié)座，所述調(diào)節(jié)座上設(shè)有若干卡槽；在椅體的靠背處設(shè)有一個(gè)能移動(dòng)的調(diào)節(jié)拉桿，其上分別設(shè)有與上述調(diào)節(jié)座上的卡槽相卡配的銷體；所述的調(diào)節(jié)拉桿呈 U 型，其兩端分別套設(shè)有彈簧，在彈簧的外圍套有孔徑小于彈簧直徑的套體。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的爭(zhēng)議技術(shù)特征為調(diào)節(jié)拉桿兩端分別掛設(shè)有彈簧，彈簧掛設(shè)在銷體上。浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，與涉案專利技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的上述特征減少了套體這一部件，且其采用的是彈簧的壓縮原理，涉案專利相應(yīng)技術(shù)特征使用的是彈簧的拉伸原理。彈簧的拉伸技術(shù)和壓縮技術(shù)均是涉案專利申請(qǐng)日前公知的技術(shù)方案，涉案專利權(quán)利要求使用了彈簧的壓縮技術(shù)，即為將彈簧的拉伸技術(shù)排除在涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍之外，故被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。遂判決駁回劉宗貴的訴訟請(qǐng)求。劉宗貴不服，提出上訴。浙江省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，“套體”是實(shí)現(xiàn)涉案專利調(diào)節(jié)座椅所不可缺少的技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少“套體”這一技術(shù)特征，不落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。遂判決駁回上訴，維持原判。劉宗貴不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?017年12月20日作出裁定，指令浙江省高級(jí)人民法院再審本案。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：本案的關(guān)鍵在于恰當(dāng)劃分技術(shù)特征以便正確地進(jìn)行技術(shù)特征比對(duì)。技術(shù)特征的劃分應(yīng)該結(jié)合發(fā)明的整體技術(shù)方案，考慮能夠相對(duì)獨(dú)立地實(shí)現(xiàn)一定技術(shù)功能并產(chǎn)生相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)效果的較小技術(shù)單元。如果劃分技術(shù)特征時(shí)未恰當(dāng)考慮該技術(shù)特征是否能夠相對(duì)獨(dú)立地實(shí)現(xiàn)一定技術(shù)功能并產(chǎn)生相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)效果，導(dǎo)致技術(shù)特征劃分過(guò)細(xì)，則在侵權(quán)比對(duì)時(shí)容易因被訴侵權(quán)技術(shù)方案缺乏該技術(shù)特征而錯(cuò)誤認(rèn)定侵權(quán)不成立，不適當(dāng)?shù)叵蘅s專利保護(hù)范圍；如果未恰當(dāng)考慮該技術(shù)特征是否系相對(duì)獨(dú)立地實(shí)現(xiàn)一定技術(shù)功能和技術(shù)效果的較小技術(shù)單元，導(dǎo)致技術(shù)特征劃分過(guò)寬，則在侵權(quán)比對(duì)時(shí)容易忽略某個(gè)必要技術(shù)特征而錯(cuò)誤認(rèn)定侵權(quán)成立，不適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大專利保護(hù)范圍。因此，恰當(dāng)劃分技術(shù)特征是進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)的基礎(chǔ)。本案中，涉案專利權(quán)利要求1關(guān)于“其（調(diào)節(jié)拉桿）兩端分別套設(shè)有彈簧，在彈簧的外圍套有孔徑小于彈簧直徑的套體”的記載所實(shí)現(xiàn)的功能是：當(dāng)需要調(diào)節(jié)椅體高度時(shí)，對(duì)調(diào)節(jié)拉桿產(chǎn)生回復(fù)力，使得銷體和卡槽扣緊。可見，“套體”雖然是一個(gè)部件，但其功能和效果必須依賴于彈簧的配合才能實(shí)現(xiàn)，兩者相互配合才能在整體技術(shù)方案中發(fā)揮作用。因此，在涉案專利權(quán)利要求1中，套體本身無(wú)法實(shí)現(xiàn)相對(duì)獨(dú)立的功能，不宜作為一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)特征對(duì)待。在將涉案專利權(quán)利要求的技術(shù)特征與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將“其兩端分別套設(shè)有彈簧，在彈簧的外圍套設(shè)有孔徑小于彈簧直徑的套體”作為一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)，而不是將“套體”作為一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)。對(duì)比涉案專利權(quán)利要求1的上述技術(shù)特征與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品是通過(guò)在調(diào)節(jié)拉桿兩端設(shè)置銷軸并掛設(shè)彈簧的方式實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能，而涉案專利則是通過(guò)在調(diào)節(jié)拉桿兩端設(shè)置套體并套裝彈簧的方式實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能。兩者雖然不屬于相同的技術(shù)特征，但是無(wú)論是利用彈簧的拉伸原理調(diào)節(jié)座椅，還是采用彈簧的壓縮原理調(diào)節(jié)座椅，均是利用了彈簧具有回復(fù)力的基本性質(zhì)，手段基本相同，實(shí)現(xiàn)利用其回復(fù)力使得銷體和卡槽扣緊的功能，并且兩者所能達(dá)到的效果基本相同。而且，采用彈簧拉伸還是壓縮的方式對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是容易聯(lián)想到的。因此，兩者屬于等同技術(shù)特征。二審法院將涉案專利權(quán)利要求記載的“套體”作為單獨(dú)的技術(shù)特征，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)，進(jìn)而以被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少套體特征為由認(rèn)定未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，未考慮相關(guān)技術(shù)特征是否構(gòu)成等同，技術(shù)特征劃分和侵權(quán)比對(duì)均有失妥當(dāng)，應(yīng)予糾正。

4.僅具有技術(shù)功能的零部件不構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)

【裁判要旨】

將侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并銷售的，如零部件在另一產(chǎn)品中僅具有技術(shù)功能，該行為不構(gòu)成侵權(quán)。

【關(guān)鍵詞】

外觀設(shè)計(jì)專利 侵權(quán) 零部件 技術(shù)功能

【案號(hào)】

最高人民法院（2017）最高法民申2649號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人歐介仁與被申請(qǐng)人泰州市金申家居用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱金申公司）侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案^[4]中，歐介仁主張金申公司制造、銷售的移門產(chǎn)品侵害了其享有的名稱為“鋁型材（8）”、專利號(hào)為ZL201230029521.1的外觀設(shè)計(jì)專利（即涉案專利），請(qǐng)求法院判令金申公司停止侵權(quán)并賠償損失20萬(wàn)元。江蘇省南京市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，涉案移門產(chǎn)品在正常使用狀態(tài)下無(wú)法與授權(quán)外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行比對(duì)，消費(fèi)者在購(gòu)買涉案移門產(chǎn)品時(shí)也不可能對(duì)其進(jìn)行破壞性拆解來(lái)觀察被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)鋁型條的各個(gè)視圖，從而影響其對(duì)涉案移門產(chǎn)品的購(gòu)買需求，因此，金申公司銷售、許諾銷售涉案移門產(chǎn)品的行為未侵害涉案專利權(quán)，判決駁回歐介仁的訴訟請(qǐng)求。歐介仁不服，提起上訴。江蘇省高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。歐介仁不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｖ饕碛蔀椋轰X型材產(chǎn)品既具有連接型材及鑲嵌固定玻璃的技術(shù)功能，又具有裝飾功能，其橫截面的設(shè)計(jì)特征兼具功能性與裝飾性；在制造門、窗的過(guò)程中，由于連接型材、鑲嵌固定玻璃，從而造成最能體現(xiàn)鋁型材設(shè)計(jì)特征的橫截面不能顯示于外，但不能因此就認(rèn)為這一制造過(guò)程僅利用了鋁型材的技術(shù)功能，沒(méi)有利用裝飾功能。最高人民法院于2017年9月27日裁定駁回歐介仁的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：涉案專利名稱為“鋁型材”，授權(quán)公告圖片由主視圖、左視圖、右視圖、俯視圖組成。涉案專利的簡(jiǎn)要說(shuō)明中記載，最能表明設(shè)計(jì)要點(diǎn)的圖片為主視圖。主視圖顯示的是鋁型材的端面造型，呈兩個(gè)相對(duì)的“個(gè)”字并通過(guò)一個(gè)反“C”字（開口朝左）相連。本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品為金申公司在南京河西國(guó)際博覽中心進(jìn)行銷售的玻璃移門。作為該玻璃移門的部件，鋁型材與移門上的玻璃鑲嵌為一體，在正常使用狀態(tài)下無(wú)法觀察到鋁型材的端面，在該產(chǎn)品中僅具有技術(shù)功能。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第二款關(guān)于“將侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并銷售的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為，但侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品在該另一產(chǎn)品中僅具有技術(shù)功能的除外”的規(guī)定，金申公司將鋁型材作為零部件制造玻璃移門并進(jìn)行銷售的行為，不構(gòu)成侵權(quán)。

5.專利侵權(quán)案件中制造行為的認(rèn)定

【裁判要旨】

被訴侵權(quán)人雖未直接制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品，但根據(jù)其對(duì)他人制造行為的控制、最終成品上標(biāo)注的被訴侵權(quán)人企業(yè)名稱和專屬產(chǎn)品型號(hào)等因素，可以推定被訴侵權(quán)人實(shí)施了制造行為。

【關(guān)鍵詞】

實(shí)用新型專利 侵權(quán) 合法來(lái)源抗辯 制造

【案號(hào)】

最高人民法院（2017）最高法民再122號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人沈陽(yáng)中鐵安全設(shè)備有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱沈陽(yáng)中鐵公司）與被申請(qǐng)人哈爾濱鐵路局減速頂調(diào)速系統(tǒng)研究中心（以下簡(jiǎn)稱哈鐵減速頂中心）、寧波中鐵安全設(shè)備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱寧波中鐵公司）及一審被告哈爾濱鐵路局侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案^[5]中，沈陽(yáng)中鐵公司主張?zhí)m州鐵路局蘭州北編組站安裝的短型減速頂侵害了其享有的“短型減速頂”實(shí)用新型專利權(quán)（專利號(hào)為ZL02282495.2，即涉案專利），該侵權(quán)產(chǎn)品由哈鐵減速頂中心與寧波中鐵公司制造、銷售，請(qǐng)求法院判令哈鐵減速頂中心、哈爾濱鐵路局、寧波中鐵公司連帶賠償經(jīng)濟(jì)損失608萬(wàn)元。甘肅省蘭州市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，哈鐵減速頂中心未經(jīng)許可實(shí)施涉案專利，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任；關(guān)于其提出的合法來(lái)源抗辯，因哈鐵減速頂中心作為鐵路系統(tǒng)專門從事減速頂項(xiàng)目研究的科研單位，不可能不知道鐵道用減速頂在國(guó)內(nèi)的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，涉案專利作為鐵路減速頂領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)秀技術(shù)申請(qǐng)實(shí)用新型專利并獲授權(quán)公告，應(yīng)推定涉案專利已為業(yè)界公知，故哈鐵減速頂中心不知所施工安裝的減速頂產(chǎn)品為侵權(quán)產(chǎn)品的理由不能成立，其安裝施工行為為侵權(quán)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)侵權(quán)賠償責(zé)任。遂判決哈鐵減速頂中心和寧波中鐵公司連帶賠償沈陽(yáng)中鐵公司經(jīng)濟(jì)損失4549200元。哈鐵減速頂中心不服，提起上訴。甘肅省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，一審法院推定涉案專利已為業(yè)界公知，哈鐵減速頂中心應(yīng)當(dāng)知道，屬適用法律不當(dāng)；哈鐵減速頂中心提供了購(gòu)貨合同和發(fā)票，且寧波中鐵公司亦認(rèn)可其生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品，哈鐵減速頂中心的合法來(lái)源抗辯成立。遂改判由寧波中鐵公司賠償沈陽(yáng)中鐵公司4549200元。沈陽(yáng)中鐵公司不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｖ饕碛蔀椋汗F減速頂中心向?qū)幉ㄖ需F公司提供產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)特征、工藝要求、數(shù)量等加工要求后，寧波中鐵公司進(jìn)行加工制作，且被訴侵權(quán)產(chǎn)品上標(biāo)注了哈鐵減速頂中心的“TDJ”標(biāo)識(shí)，因此哈鐵減速頂中心的行為屬于制造行為，而非銷售行為，其合法來(lái)源抗辯不能成立。最高人民法院裁定提審本案，并于2017年9月18日判決撤銷二審判決，維持一審判決。

【裁判意見】

最高人民法院提審認(rèn)為：本案中，哈鐵減速頂中心先是與蘭州鐵路局簽訂減速頂設(shè)備買賣合同，約定哈鐵減速頂中心作為賣方向蘭州鐵路局提供減速頂設(shè)備；其后，哈鐵減速頂中心又與寧波中鐵公司簽訂減速頂供貨合同，約定由寧波中鐵公司負(fù)責(zé)加工型號(hào)為“TDJ-205”的減速頂；然后，哈鐵減速頂中心將寧波中鐵公司加工完成的減速頂提供給蘭州鐵路局。綜合本案事實(shí)，對(duì)哈鐵減速頂中心相關(guān)行為的法律定性應(yīng)當(dāng)考察以下因素：第一，寧波中鐵公司的加工生產(chǎn)行為完全受控于哈鐵減速頂中心，哈鐵減速頂中心在合同中為寧波中鐵公司指定了減速頂?shù)男吞?hào)及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，并約定哈鐵減速頂中心有權(quán)對(duì)寧波中鐵公司的加工生產(chǎn)行為進(jìn)行檢查、監(jiān)督及提出整改要求；第二，寧波中鐵公司在加工完成的減速頂產(chǎn)品上并不標(biāo)注公司標(biāo)識(shí)，而是交由哈鐵減速頂中心標(biāo)注其專屬的“TDJ-205”型號(hào)及單位名稱。哈鐵減速頂中心雖沒(méi)有在物理上實(shí)施制造行為，但基于其對(duì)寧波中鐵公司制造行為的控制，以及最終成品標(biāo)注哈鐵減速頂中心專屬的產(chǎn)品型號(hào)和單位名稱這一事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定哈鐵減速頂中心不僅是本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售者，同時(shí)也是制造者。因此，本案中哈鐵減速頂中心的相關(guān)行為不符合專利法第七十條的規(guī)定，其合法來(lái)源抗辯不成立，應(yīng)與寧波中鐵公司向沈陽(yáng)中鐵公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

6.實(shí)用新型專利的非形狀構(gòu)造類技術(shù)特征在認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯時(shí)原則上不予考慮

【裁判要旨】

實(shí)用新型專利的保護(hù)對(duì)象是由形狀、構(gòu)造及其結(jié)合所構(gòu)成的技術(shù)方案，故權(quán)利要求中非形狀構(gòu)造類技術(shù)特征對(duì)于該權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性不產(chǎn)生貢獻(xiàn)。因此，在實(shí)用新型專利侵權(quán)案件中，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的認(rèn)定原則上不考慮現(xiàn)有技術(shù)是否公開了權(quán)利要求記載的非形狀構(gòu)造類技術(shù)特征。

【關(guān)鍵詞】

實(shí)用新型專利 侵權(quán) 現(xiàn)有技術(shù)抗辯 非形狀構(gòu)造類技術(shù)特征

【案號(hào)】

最高人民法院（2017）最高法民申3712號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人譚熙寧與被申請(qǐng)人鎮(zhèn)江新區(qū)恒達(dá)硅膠有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒達(dá)公司）侵害實(shí)用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案^[6]中，譚熙寧主張恒達(dá)公司制造、銷售的產(chǎn)品侵害了其名為“一種矩形密封圈”的實(shí)用新型專利（ZL 201020117558.5，即涉案專利）與名為“橡膠密封圈（包覆聚四氟乙烯）”的外觀設(shè)計(jì)專利（ZL 201330402267.X），請(qǐng)求法院判令恒達(dá)公司停止侵權(quán)并賠償損失50萬(wàn)元以及維權(quán)合理費(fèi)用4萬(wàn)元。江蘇省鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品侵害了譚熙寧享有的實(shí)用新型專利權(quán)與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，判決恒達(dá)公司停止侵權(quán)并賠償損失與合理開支共30萬(wàn)元。恒達(dá)公司不服，提起上訴。江蘇省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，恒達(dá)公司上訴提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯和現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯成立，故恒達(dá)公司不構(gòu)成侵權(quán)，判決撤銷一審判決，駁回譚熙寧的全部訴訟請(qǐng)求。譚熙寧不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彛饕碛蔀椋汉氵_(dá)公司在二審訴訟中提交的證據(jù)“管法蘭用非金屬聚四氟乙烯包覆墊片GB/T 13404-2008”（以下簡(jiǎn)稱管法蘭國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)），是用冷加工方法將聚四氟乙烯嵌入橡膠圈，兩種材質(zhì)是分離的，不是熱壓結(jié)合在一起，而涉案專利是將聚四氟乙烯與橡膠通過(guò)熱壓的方法有機(jī)地結(jié)合在一起，故現(xiàn)有技術(shù)管法蘭國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)未公開涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案。最高人民法院于2017年9月28日裁定駁回譚熙寧的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國(guó)專利法》第二條第三款的規(guī)定，實(shí)用新型是對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。據(jù)此可知，實(shí)用新型專利的保護(hù)對(duì)象是由形狀、構(gòu)造及其結(jié)合所構(gòu)成的技術(shù)方案。實(shí)用新型專利權(quán)利要求中非形狀構(gòu)造類技術(shù)特征對(duì)于該實(shí)用新型專利權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性不能產(chǎn)生貢獻(xiàn)。因此，審查針對(duì)該具有非形狀構(gòu)造類技術(shù)特征的實(shí)用新型專利權(quán)利要求所提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯時(shí)，原則上不考慮該現(xiàn)有技術(shù)是否公開了該非形狀構(gòu)造類技術(shù)特征。相反，如果考慮該非形狀構(gòu)造類技術(shù)特征，則會(huì)將已經(jīng)全部公開了有關(guān)形狀構(gòu)造類技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)囊括在該具有非形狀構(gòu)造類技術(shù)特征的實(shí)用新型專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)，導(dǎo)致該實(shí)用新型專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍與其技術(shù)貢獻(xiàn)不相適應(yīng)。本案中，盡管涉案專利在其權(quán)利要求1中用“熱壓”限制聚四氟乙烯包裹層，但“熱壓”既不屬于形狀范疇，也不屬于構(gòu)造范疇，故不屬于涉案專利的保護(hù)范圍，因而管法蘭國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)未公開“熱壓”這一非形狀構(gòu)造類技術(shù)特征，不影響恒達(dá)公司根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

（二）專利行政案件審判

7.專利行政執(zhí)法中程序違法的認(rèn)定和處理

【裁判要旨】

已經(jīng)被明確變更的合議組成員又在被訴行政決定書上署名，實(shí)質(zhì)上等于“審理者未裁決、裁決者未審理”，構(gòu)成對(duì)法定程序的嚴(yán)重違反。原則上，作出被訴行政決定的合議組應(yīng)由該行政機(jī)關(guān)具有專利行政執(zhí)法資格的工作人員組成。即使異地調(diào)配執(zhí)法人員，也應(yīng)當(dāng)履行正式、完備的公文手續(xù)。

【關(guān)鍵詞】

實(shí)用新型專利專利行政執(zhí)法 程序違法 執(zhí)法資格

【案號(hào)】

最高人民法院（2017）最高法行再84號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人西峽龍成特種材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱西峽公司）與被申請(qǐng)人榆林市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（以下簡(jiǎn)稱榆林局）、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱天元公司）專利侵權(quán)糾紛行政處理案^[7]中，西峽公司以天元公司制造、使用的設(shè)備侵犯其ZL201020586802.2號(hào)“內(nèi)煤外熱式煤物質(zhì)分解設(shè)備”實(shí)用新型專利權(quán)（即涉案專利）為由，請(qǐng)求榆林局行政處理。2015年9月1日，榆林局作出榆知法處字［2015］9號(hào)《專利侵權(quán)糾紛案件處理決定書》（以下簡(jiǎn)稱被訴行政決定），認(rèn)定被控侵權(quán)設(shè)備中的相應(yīng)技術(shù)特征與涉案專利的“密封窯體”和“煤物質(zhì)推進(jìn)分解管道”不構(gòu)成等同特征，前者未落入后者的保護(hù)范圍，故天元公司不構(gòu)成對(duì)涉案專利的侵權(quán)。被訴行政決定合議組成員包括寶雞市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局工作人員茍紅東，但無(wú)正式公文決定調(diào)其參與涉案糾紛的行政處理，且榆林局的口頭審理筆錄沒(méi)有記載將茍紅東的正式身份及其參與合議組的理由告知西峽公司、天元公司。此外，榆林局對(duì)涉案專利侵權(quán)糾紛進(jìn)行了兩次口頭審理，在第二次口頭審理時(shí)告知當(dāng)事人的合議組成員與被訴行政決定書上署名的合議組成員不同。西峽公司不服被訴行政決定，提起行政訴訟。陜西省西安市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，行政執(zhí)法人員在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)度，屬于行政機(jī)關(guān)內(nèi)部行為，不違反內(nèi)部交流制度。鑒于榆林局現(xiàn)有工作人員欠缺，經(jīng)請(qǐng)示陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局后，抽調(diào)寶雞市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局工作人員參與案件處理并無(wú)不當(dāng)，被訴行政決定的作出并未違反法定程序。此外，被訴行政決定在侵權(quán)實(shí)體問(wèn)題的認(rèn)定上亦無(wú)不當(dāng)，故判決駁回西峽公司訴訟請(qǐng)求。西峽公司不服，提起上訴。陜西省高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴、維持原判。西峽公司不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ翰枚ㄌ釋彵景福⒂?017年12月25日判決撤銷一、二審判決及被訴行政決定，責(zé)令榆林局重新作出行政決定。

【裁判意見】

最高人民法院提審認(rèn)為：被訴行政決定的作出違反法定程序，應(yīng)予撤銷。首先，榆林局在處理平等民事主體關(guān)于涉案專利的侵權(quán)糾紛時(shí)，實(shí)際上處于居中裁決的地位，本應(yīng)秉持嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、公開、平等的程序原則，但是，在合議組成員已經(jīng)被明確變更的情況下，卻又在被訴行政決定書上署名，實(shí)質(zhì)上等于“審理者未裁決、裁決者未審理”，構(gòu)成對(duì)法定程序的重大且明顯違反。其次，作出被訴行政決定的榆林局合議組應(yīng)由該局具有專利行政執(zhí)法資格的工作人員組成。即便在特殊情況下需要跨區(qū)域調(diào)配執(zhí)法人員，也應(yīng)履行正式、完備的公文手續(xù)。否則，行政執(zhí)法程序的規(guī)范性和嚴(yán)肅性無(wú)從保證，既不利于規(guī)范行政執(zhí)法活動(dòng)，也不利于強(qiáng)化行政執(zhí)法責(zé)任。榆林局提交的陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局協(xié)調(diào)保護(hù)處的所謂答復(fù)（復(fù)印件），實(shí)為該處寫給該局領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部請(qǐng)示，既無(wú)文號(hào)，更無(wú)公章，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利管理司給陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的《關(guān)于在個(gè)案中調(diào)度執(zhí)法人員的復(fù)函》晚于被訴行政決定的作出時(shí)間，從內(nèi)容上看與本案無(wú)直接關(guān)聯(lián)，均不能作為茍紅東參與被訴行政決定合議組的合法、有效依據(jù)。再次，榆林局雖主張?jiān)诳陬^審理時(shí)將茍紅東的具體身份以及參與合議組的理由告知過(guò)當(dāng)事人，但其提交的證據(jù)并不能證明該項(xiàng)主張，當(dāng)事人是否認(rèn)可合議組成員身份并不能成為評(píng)判被訴行政行為程序是否合法的前提和要件。因此，榆林局和天元公司提出的“西峽公司對(duì)于合議組成員不持異議，故程序合法”的主張不能成立。

8.行政訴訟起訴期限起算點(diǎn)的確定

【裁判要旨】

行政訴訟的起訴期限從知道或者應(yīng)當(dāng)知道具體行政行為內(nèi)容之日、或者具體行政行為作出之日起計(jì)算，而非從知道或者應(yīng)當(dāng)知道具體行政行為違法之日起計(jì)算。

【關(guān)鍵詞】

行政訴訟 起訴期限 起算點(diǎn) 行政行為違法

【案號(hào)】

最高人民法院（2017）最高法行申2778號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人北京泰隆自動(dòng)化設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱北京泰隆公司）、王宇與被申請(qǐng)人河南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局其他行政糾紛案^[8]中，2004年11月9日，河南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局遞交豫知［2004］74號(hào)《河南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于河南鄭州拓普軋制技術(shù)有限公司專利糾紛案件及有關(guān)新聞媒體報(bào)道事件的調(diào)查的報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱調(diào)查報(bào)告）。2015年，北京泰隆公司、王宇以該調(diào)查報(bào)告侵害其合法權(quán)益為由向河南省鄭州市中級(jí)人民法院提起行政訴訟。一審法院認(rèn)為，北京泰隆公司知道該調(diào)查報(bào)告在社會(huì)上擴(kuò)散的時(shí)間為2006年12月，而其到2015年才對(duì)該行政行為提起本案訴訟，明顯超過(guò)了法律規(guī)定的五年起訴期限，據(jù)此裁定駁回起訴。北京泰隆公司、王宇不服，提起上訴。河南省高級(jí)人民法院二審裁定維持一審裁定。北京泰隆公司、王宇不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彿Q，被訴行政行為源于所謂鄭州拓普軋制技術(shù)有限公司提起的涉案專利侵權(quán)訴訟，由于2012年9月24日專利被宣告無(wú)效，河南省高級(jí)人民法院于2013年12月對(duì)涉案專利侵權(quán)訴訟作出終審判決，駁回鄭州拓普軋制技術(shù)有限公司的訴訟請(qǐng)求。上述情況屬于其意志以外和難以掌控的原因，應(yīng)當(dāng)以河南省高級(jí)人民法院院終審判決時(shí)間即2013年12月作為計(jì)算本案起訴期限的起算時(shí)間。最高人民法院于2017年6月27日裁定駁回其再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：1990年實(shí)施的行政訴訟法第三十九條和《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國(guó)行政訴訟法〉若干問(wèn)題的解釋》^[9]第四十二條規(guī)定的起訴期限起算時(shí)間為公民、法人或者其他組織知道或者應(yīng)當(dāng)知道具體行政行為內(nèi)容之日與具體行政行為作出之日，而非知道或者應(yīng)當(dāng)知道具體行政行為違法之日；而且，對(duì)本案被訴行政行為是否合法的司法審查不是必須以涉案專利侵權(quán)訴訟的審理結(jié)果為依據(jù)，涉案專利侵權(quán)訴訟的審理并不影響北京泰隆公司、王宇就河南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局被訴行政行為提起行政訴訟的權(quán)利，因此對(duì)北京泰隆公司、王宇的相應(yīng)申請(qǐng)?jiān)賹徖碛刹挥柚С帧?/p>

9.說(shuō)明書是否清楚完整的認(rèn)定

【裁判要旨】

判斷專利說(shuō)明書是否清楚、完整，應(yīng)當(dāng)以本領(lǐng)域技術(shù)人員是否理解技術(shù)方案并能夠?qū)崿F(xiàn)作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說(shuō)明書公開的內(nèi)容時(shí)，即能理解、發(fā)現(xiàn)并更正其錯(cuò)誤，且該理解和更正并不會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求的技術(shù)方案發(fā)生變化，則應(yīng)當(dāng)允許對(duì)專利說(shuō)明書中存在的錯(cuò)誤予以更正理解。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明 無(wú)效程序 說(shuō)明書 清楚完整

【案號(hào)】

最高人民法院（2016）最高法行再95號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人斯托布利—法韋日公司（以下簡(jiǎn)稱斯托布利公司）與被申請(qǐng)人常熟紡織機(jī)械廠有限公司（以下簡(jiǎn)稱常熟紡織公司），一審被告、二審被上訴人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案^[10]中，斯托布利公司系第97123475.2號(hào)名稱為 “旋轉(zhuǎn)多臂機(jī)構(gòu)以及裝備此類多臂機(jī)構(gòu)的織機(jī)”的發(fā)明專利（即本專利）的權(quán)利人。2010年8月27日，常熟紡織公司針對(duì)本專利權(quán)向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。專利復(fù)審委員會(huì)于2011年11月8日作出第17563號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱第17563號(hào)決定），認(rèn)為常熟紡織公司所提出的5點(diǎn)不清楚之處，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書上下文的記載和附圖能夠清楚理解。本專利說(shuō)明書已對(duì)本發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容作出了清楚、完整的說(shuō)明，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于說(shuō)明書中描述的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)本發(fā)明，故本專利權(quán)利要求1～5所要求保護(hù)的技術(shù)方案已在說(shuō)明書中得以充分公開。據(jù)此維持本專利有效。常熟紡織公司不服，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，說(shuō)明書對(duì)技術(shù)內(nèi)容是否作出清楚、完整的說(shuō)明，應(yīng)從說(shuō)明書全文和附圖整體上把握。常熟紡織公司指出的5點(diǎn)不清楚之處并沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。據(jù)此判決維持第17563號(hào)決定。常熟紡織公司不服，提出上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，本專利說(shuō)明書撰寫存在多處嚴(yán)重錯(cuò)誤，所描述的技術(shù)方案不清楚，也不完整，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員需要過(guò)度勞動(dòng)或需要進(jìn)行大量糾錯(cuò)行為才能再現(xiàn)專利技術(shù)方案。由于本專利說(shuō)明書存在嚴(yán)重錯(cuò)誤，導(dǎo)致權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案未在說(shuō)明書中得以充分公開。據(jù)此判決撤銷一審判決和第17563號(hào)決定并責(zé)令專利復(fù)審委員會(huì)重新作出審查決定。斯托布利公司不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ翰枚ㄌ釋彵景福⒂?017年6月28日判決撤銷二審判決，維持一審判決。

【裁判意見】

最高人民法院提審認(rèn)為：本專利說(shuō)明書確有部分語(yǔ)句不清楚或者標(biāo)記錯(cuò)誤，但這些不清楚之處更多是對(duì)本專利的背景技術(shù)、現(xiàn)有技術(shù)所進(jìn)行的描述。由于本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀本專利說(shuō)明書公開的內(nèi)容時(shí)，即能理解說(shuō)明書不清楚之處的相關(guān)技術(shù)含義，看出其存在的錯(cuò)誤，且在再現(xiàn)本發(fā)明的技術(shù)方案時(shí)，可以在自行理解和糾正的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案。因此，不宜以錯(cuò)誤多少或者是否嚴(yán)重作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)當(dāng)以本領(lǐng)域技術(shù)人員是否理解技術(shù)方案并能夠?qū)崿F(xiàn)作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明書記載達(dá)到何種程度才算清楚、完整，與閱讀者的水平有關(guān)。無(wú)論是判斷專利說(shuō)明書是否清楚、完整，還是判斷說(shuō)明書中是否存在錯(cuò)誤，判斷主體都是本領(lǐng)域技術(shù)人員，而非一般的公眾。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說(shuō)明書公開的內(nèi)容時(shí)，即能理解、發(fā)現(xiàn)并更正其錯(cuò)誤，尤其是該理解和更正并不會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求的技術(shù)方案發(fā)生變化，進(jìn)而損害權(quán)利要求的公示性和穩(wěn)定性的情況下，若不對(duì)說(shuō)明書的不清楚之處及標(biāo)記錯(cuò)誤作出更正性理解，將會(huì)導(dǎo)致專利權(quán)人獲得的利益與其對(duì)社會(huì)作出的貢獻(xiàn)明顯不相適應(yīng)。從保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的基本原則出發(fā)，一方面應(yīng)當(dāng)允許對(duì)授權(quán)后的專利說(shuō)明書中存在的錯(cuò)誤予以更正理解；另一方面，也要防止專利權(quán)人濫用這一規(guī)則。要準(zhǔn)確界定錯(cuò)誤，在合理保護(hù)專利權(quán)人利益和維護(hù)社會(huì)公眾利益之間進(jìn)行利益平衡，以契合專利法鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造、促進(jìn)科技進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的立法本意。

10.權(quán)利要求是否以說(shuō)明書為依據(jù)的認(rèn)定

【裁判要旨】

權(quán)利人有權(quán)在說(shuō)明書充分公開的具體實(shí)施方式等內(nèi)容的基礎(chǔ)上，通過(guò)合理概括的方式撰寫權(quán)利要求，以獲得適度的保護(hù)范圍。權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)與涉案專利的技術(shù)貢獻(xiàn)和說(shuō)明書充分公開的范圍相適應(yīng)。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無(wú)效程序 權(quán)利要求 以說(shuō)明書為依據(jù)

【案號(hào)】

最高人民法院（2016）最高法行再19號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人傳感電子有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱傳感電子公司）與被申請(qǐng)人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）、一審第三人寧波訊強(qiáng)電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱訊強(qiáng)公司）發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案（以下簡(jiǎn)稱“電子貨品監(jiān)視用標(biāo)識(shí)器”發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案）^[11]中，涉及專利號(hào)為97197519.1、名稱為“具有低矯頑磁力特性的偏磁元件的磁力式電子貨品監(jiān)視用標(biāo)識(shí)器”的發(fā)明專利（即涉案專利），其包括47項(xiàng)權(quán)利要求，傳感電子公司為專利權(quán)人。針對(duì)涉案專利，訊強(qiáng)公司以全部權(quán)利要求均未能以說(shuō)明書為依據(jù)，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定等為由，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。專利復(fù)審委員會(huì)作出第18161號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱被訴決定）。被訴決定認(rèn)定：涉案專利權(quán)利要求1～4、6、7、9～12、14～18、20～26、29、30、34、35、37～42、44、46、47未能以說(shuō)明書為依據(jù)，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定，故宣告所述權(quán)利要求無(wú)效。訊強(qiáng)公司關(guān)于權(quán)利要求5、8、13、19、27、28、31～33、36、43、45未能以說(shuō)明書為依據(jù)，不符合專利法第二十六條第四款規(guī)定的無(wú)效理由不能成立，故在所述權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)繼續(xù)有效。訊強(qiáng)公司未就被訴決定提起行政訴訟。傳感電子公司不服被訴決定，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審判決維持被訴決定。傳感電子公司不服，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。傳感電子公司不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ翰枚ㄌ釋彵景福⒂?017年3月23日判決撤銷一、二審判決；部分撤銷被訴決定中有關(guān)權(quán)利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43和45符合專利法第二十六條第四款規(guī)定，維持所述權(quán)利要求有效的認(rèn)定，由專利復(fù)審委員會(huì)就所述權(quán)利要求是否符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定重新作出審查決定。

【裁判意見】

最高人民法院提審認(rèn)為：權(quán)利人有權(quán)在說(shuō)明書充分公開的具體實(shí)施方式等內(nèi)容的基礎(chǔ)上，通過(guò)合理概括的方式撰寫權(quán)利要求，以獲得適度的保護(hù)范圍而不僅僅限于具體實(shí)施方式本身，從而給發(fā)明創(chuàng)造提供必要、適度的激勵(lì)。另一方面，權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)與涉案專利的技術(shù)貢獻(xiàn)和說(shuō)明書充分公開的范圍相適應(yīng)，以免過(guò)寬的保護(hù)范圍阻礙科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)”是維護(hù)權(quán)利人與社會(huì)公眾的利益平衡，防止專利權(quán)侵蝕公有領(lǐng)域，為后續(xù)創(chuàng)新保留必要空間的重要制度保障。針對(duì)涉案專利的47項(xiàng)權(quán)利要求，分別作出如下認(rèn)定：1.關(guān)于權(quán)利要求1～4、6、7、9～12、14～18、20～26、29、30、37～42、44、46～47，其中均沒(méi)有限定制作偏磁元件、磁致伸縮元件的具體材料，而是以材料或者標(biāo)識(shí)器應(yīng)當(dāng)具有的某種或某幾種特性及其參數(shù)范圍來(lái)限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。根據(jù)涉案專利說(shuō)明書的記載，特定材料以及由其制作的標(biāo)識(shí)器具有多種材料特性，僅僅在權(quán)利要求中限定某項(xiàng)或者某幾項(xiàng)特定的特性及其參數(shù)范圍，則限定的保護(hù)范圍中不僅包括了涉案專利說(shuō)明書中充分公開的實(shí)施例的技術(shù)方案，也包括了其他數(shù)目無(wú)法窮盡，由各種已知甚至未知的材料制作的偏磁元件以及標(biāo)識(shí)器。而對(duì)于哪些具體材料可用于實(shí)施涉案專利技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于涉案專利說(shuō)明書充分公開的技術(shù)內(nèi)容，涉案專利作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，以及現(xiàn)有技術(shù)的整體狀況，難以作出合理的預(yù)測(cè)，而是必須通過(guò)大量的選擇、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證甚至發(fā)現(xiàn)，才能確認(rèn)在所述權(quán)利要求所限定的范圍內(nèi)的哪些具體材料能夠，或者不能解決涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)涉案專利所要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果。權(quán)利要求1～4、6、7、9～12、14～18、20～26、29、30、37～42、44、46～47的保護(hù)范圍明顯超出了涉案專利說(shuō)明書充分公開的程度和涉案專利的技術(shù)貢獻(xiàn)程度，未能以說(shuō)明書為依據(jù)。2.權(quán)利要求34、35限定的技術(shù)方案缺乏具體實(shí)施方式支持，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。3.關(guān)于被訴決定維持有效的權(quán)利要求5、8、13、19、27、28、31、32、33、36、43和45。第一，權(quán)利要求5、8、13、19、27、28、36、43和45中沒(méi)有限定制作偏磁元件、磁致伸縮元件的具體材料，而是以偏磁元件或者標(biāo)識(shí)器具有的某種或某幾種特性及其參數(shù)范圍來(lái)限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，未能以說(shuō)明書為依據(jù)，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。第二，權(quán)利要求31、33均引用權(quán)利要求30，分別進(jìn)一步限定了“偏磁元件由SB1材料形成”，以及“磁致伸縮元件由2628CoA材料形成”，能夠得到說(shuō)明書中充分公開的具體實(shí)施方式的支持。權(quán)利要求31、33符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。第三，涉案專利說(shuō)明書中沒(méi)有公開與權(quán)利要求32中限定的“Metglas 2628MB材料”對(duì)應(yīng)的具體實(shí)施方式，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能合理確認(rèn)權(quán)利要求32限定的技術(shù)方案能夠解決涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)所要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，故權(quán)利要求32未能以說(shuō)明書為依據(jù)，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。

11.在認(rèn)定權(quán)利要求是否以說(shuō)明書為依據(jù)時(shí)涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題的確定

【裁判要旨】

在認(rèn)定權(quán)利要求是否以說(shuō)明書為依據(jù)時(shí)，可以結(jié)合說(shuō)明書中記載的背景技術(shù)及其存在的缺陷，發(fā)明內(nèi)容中記載的“發(fā)明目的”“所要解決的技術(shù)問(wèn)題”“有益效果”，以及具體實(shí)施方式中與“技術(shù)問(wèn)題”“有益效果”相關(guān)的內(nèi)容等，對(duì)涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果進(jìn)行認(rèn)定。根據(jù)權(quán)利要求與“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”的區(qū)別技術(shù)特征所重新確定的“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”可能不同于涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題，不能直接作為認(rèn)定權(quán)利要求是否以說(shuō)明書為依據(jù)的基礎(chǔ)。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無(wú)效程序 權(quán)利要求以說(shuō)明書為依據(jù) 技術(shù)問(wèn)題

【裁判意見】

在前述“電子貨品監(jiān)視用標(biāo)識(shí)器”發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案^[12]中，最高人民法院還針對(duì)在認(rèn)定權(quán)利要求是否以說(shuō)明書為依據(jù)時(shí)，如何認(rèn)定涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行了明確。最高人民法院提審認(rèn)為：正確認(rèn)定涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題和所要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，對(duì)于認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1～47是否以說(shuō)明書為依據(jù)具有重要意義。根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第十八條第一款有關(guān)專利說(shuō)明書撰寫作出的規(guī)定，對(duì)于涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題、實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，以及具體實(shí)施方式等，說(shuō)明書中均應(yīng)當(dāng)予以寫明。人民法院可以結(jié)合說(shuō)明書中記載的背景技術(shù)及其存在的缺陷，發(fā)明內(nèi)容中記載的“發(fā)明目的”“所要解決的技術(shù)問(wèn)題”“有益效果”，以及具體實(shí)施方式中與“技術(shù)問(wèn)題”“有益效果”相關(guān)的內(nèi)容等，對(duì)涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果進(jìn)行認(rèn)定。綜合考慮涉案專利說(shuō)明書中有關(guān)背景技術(shù)、發(fā)明目的、有益效果、具體實(shí)施方式等內(nèi)容，涉案專利相對(duì)于背景技術(shù)作出的改進(jìn)主要在于以特定材料制作偏磁元件，以使得標(biāo)識(shí)器更容易退活化，并且標(biāo)識(shí)器不會(huì)因“存儲(chǔ)、運(yùn)輸或裝卸時(shí)所可能會(huì)出現(xiàn)的磁場(chǎng)作用”而意外退活化。針對(duì)傳感電子公司有關(guān)“應(yīng)根據(jù)權(quán)利要求與‘最接近的現(xiàn)有技術(shù)’的區(qū)別技術(shù)特征，參照說(shuō)明書中的相關(guān)內(nèi)容綜合確定技術(shù)問(wèn)題”的主張，最高人民法院認(rèn)為，專利法第二十六條第四款規(guī)定的“以說(shuō)明書為依據(jù)”涉及的主要是權(quán)利要求書與說(shuō)明書的相互關(guān)系問(wèn)題，相應(yīng)地，在適用該法律規(guī)定的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書本身記載的相關(guān)內(nèi)容為基本依據(jù)來(lái)認(rèn)定涉案專利要解決的技術(shù)問(wèn)題和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果。雖然在判斷權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性時(shí)，會(huì)根據(jù)權(quán)利要求與“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”的區(qū)別技術(shù)特征所重新確定“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。但是，該“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”可能并不同于涉案專利要解決的技術(shù)問(wèn)題，不能直接作為認(rèn)定權(quán)利要求是否以說(shuō)明書為依據(jù)的基礎(chǔ)。具體理由如下：第一，重新確定“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”的目的是為了在判斷權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性的過(guò)程中，確定“現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題（即“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”）的啟示”。因此，確定“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”的目的與專利法第二十六條第四款的立法目的并不一致。第二，“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”的認(rèn)定是相對(duì)的、動(dòng)態(tài)的，并與無(wú)效宣告請(qǐng)求人或者審查員的舉證、檢索情況密切相關(guān)。因此，權(quán)利要求與“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”的區(qū)別技術(shù)特征，以及“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”都是相對(duì)的、動(dòng)態(tài)的，會(huì)隨著判斷主體選擇的“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”改變而改變。“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”往往會(huì)不同于說(shuō)明書中記載的專利要解決的技術(shù)問(wèn)題。第三，在認(rèn)定權(quán)利要求是否以說(shuō)明書為依據(jù)時(shí)，并不以該權(quán)利要求具有或不具有創(chuàng)造性為前提。如果案件中并未同時(shí)涉及該權(quán)利要求是否具有“創(chuàng)造性”的爭(zhēng)議，自然更不會(huì)涉及對(duì)“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”的認(rèn)定。

12.權(quán)利要求是否以說(shuō)明書為依據(jù)與該權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性的關(guān)系

【裁判要旨】

即使權(quán)利要求具備創(chuàng)造性，對(duì)于其中記載的包括區(qū)別技術(shù)特征在內(nèi)的各項(xiàng)技術(shù)特征是否概括適當(dāng)，以及權(quán)利要求限定的技術(shù)方案整體上是否概括適當(dāng)，仍然需要根據(jù)專利法第二十六條第四款的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無(wú)效程序 權(quán)利要求以說(shuō)明書為依據(jù) 創(chuàng)造性

【裁判意見】

在前述“電子貨品監(jiān)視用標(biāo)識(shí)器”發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案^[13]中，最高人民法院還就權(quán)利要求是否以說(shuō)明書為依據(jù)與權(quán)利要求的創(chuàng)造性的關(guān)系問(wèn)題作出了認(rèn)定。最高人民法院提審認(rèn)為：專利法第二十二條第三款、第二十六條第四款分別對(duì)創(chuàng)造性和權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)做出規(guī)定。因此，即使權(quán)利要求具備創(chuàng)造性，對(duì)于其中記載的包括區(qū)別技術(shù)特征在內(nèi)的各項(xiàng)技術(shù)特征是否概括適當(dāng)，以及權(quán)利要求限定的技術(shù)方案整體上是否概括適當(dāng)，仍然需要根據(jù)專利法第二十六條第四款的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定。在權(quán)利要求相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具備區(qū)別技術(shù)特征，且現(xiàn)有技術(shù)整體上未能給出技術(shù)啟示的情況下，如果該區(qū)別特征概括得過(guò)于寬泛，未能以說(shuō)明書為依據(jù)，則只能依據(jù)專利法第二十六條第四款的規(guī)定請(qǐng)求宣告該權(quán)利要求無(wú)效。專利法中有關(guān)創(chuàng)造性、權(quán)利要求以說(shuō)明書為依據(jù)的規(guī)定分別從不同角度，對(duì)權(quán)利要求的合法性進(jìn)行規(guī)范和調(diào)整，共同保障專利制度的運(yùn)行符合立法目的。綜上，創(chuàng)造性和以說(shuō)明書為依據(jù)均屬于權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)滿足的法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行認(rèn)定。

13.馬庫(kù)什權(quán)利要求的性質(zhì)

【裁判要旨】

以馬庫(kù)什方式撰寫的化合物權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被理解為一種概括性的技術(shù)方案，而不是眾多化合物的集合。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無(wú)效程序 馬庫(kù)什權(quán)利要求 性質(zhì)

【案號(hào)】

最高人民法院 （2016）最高法行再41號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）與被申請(qǐng)人北京萬(wàn)生藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)生公司）、一審第三人第一三共株式會(huì)社發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案（以下簡(jiǎn)稱“馬庫(kù)什權(quán)利要求”專利無(wú)效行政糾紛案）^[14]中，第一三共株式會(huì)社系名稱為“用于治療或預(yù)防高血壓癥的藥物組合物的制備方法”、專利號(hào)為97126347.7的發(fā)明專利（即涉案專利）的權(quán)利人。涉案專利權(quán)利要求以馬庫(kù)什方式撰寫。萬(wàn)生公司以涉案專利不具備創(chuàng)造性等為由向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。2010年8月30日，第一三共株式會(huì)社對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，其中包括：刪除了權(quán)利要求l中“或其可作藥用的鹽或酯”中的“或酯”兩字；刪除權(quán)利要求1中R4定義下的“具有1至6個(gè)碳原子的烷基”；刪除了權(quán)利要求l中R5定義下除羧基和式COOR5a外的其他技術(shù)方案。專利復(fù)審委員會(huì)在口頭審理過(guò)程中告知第一三共株式會(huì)社，對(duì)于刪除權(quán)利要求l中“或酯”的修改予以認(rèn)可，但其余修改不符合專利法實(shí)施細(xì)則第六十八條的相關(guān)規(guī)定，該修改文本不予接受。第一三共株式會(huì)社和萬(wàn)生公司對(duì)此無(wú)異議。2011年1月14日，第一三共株式會(huì)社提交了修改后的權(quán)利要求書替換頁(yè)，其中刪除權(quán)利要求1中的“或酯”。專利復(fù)審委員會(huì)作出第16266號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱第16266號(hào)決定），認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求l相比于證據(jù)1是非顯而易見的，具有創(chuàng)造性，符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定。遂在第一三共株式會(huì)社于2011年1月14日提交的修改文本的基礎(chǔ)上，維持涉案專利權(quán)有效。萬(wàn)生公司不服，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為，專利復(fù)審委員會(huì)以不符合專利法實(shí)施細(xì)則第六十八條的規(guī)定對(duì)第一三共株式會(huì)社于2010年8月30日提交的修改文本不予接受，不存在法律適用錯(cuò)誤。涉案專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1是非顯而易見的，具備創(chuàng)造性。遂判決維持第16266號(hào)決定。萬(wàn)生公司不服，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，馬庫(kù)什權(quán)利要求屬于并列技術(shù)方案的特殊類型，第一三共株式會(huì)社于2010年8月30日提交的修改文本縮小了涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，符合專利法實(shí)施細(xì)則第六十八條第一款規(guī)定。涉案專利權(quán)利要求所涵蓋的一個(gè)具體實(shí)施例的效果與現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1中實(shí)施例329的技術(shù)效果相當(dāng)，因此，涉案專利權(quán)利要求1未取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，不具備創(chuàng)造性。遂判決撤銷一審判決和第16266號(hào)決定，專利復(fù)審委員會(huì)重新作出決定。專利復(fù)審委員會(huì)不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ翰枚ㄌ釋彵景福⒂?017年12月20日判決撤銷二審判決，維持一審判決。

【裁判意見】

最高人民法院提審認(rèn)為：馬庫(kù)什權(quán)利要求是化學(xué)發(fā)明專利申請(qǐng)中一種特殊的權(quán)利要求撰寫方式，即一項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)谝粋€(gè)權(quán)利要求中限定多個(gè)并列的可選擇要素概括的權(quán)利要求。馬庫(kù)什權(quán)利要求撰寫方式的產(chǎn)生是為了解決化學(xué)領(lǐng)域中多個(gè)取代基基團(tuán)沒(méi)有共同上位概念可概括的問(wèn)題，其本身一直被視為結(jié)構(gòu)式的表達(dá)方式，而非功能性的表達(dá)方式。馬庫(kù)什權(quán)利要求限定的是并列的可選要素而非權(quán)利要求，其所有可選擇化合物具有共同性能和作用，并且具有共同的結(jié)構(gòu)或者所有可選擇要素屬于該發(fā)明所屬領(lǐng)域公認(rèn)的同一化合物。雖然馬庫(kù)什權(quán)利要求的撰寫方式特殊，但是也應(yīng)當(dāng)符合專利法和專利法實(shí)施細(xì)則關(guān)于單一性的規(guī)定。馬庫(kù)什權(quán)利要求具有極強(qiáng)的概括能力，一旦獲得授權(quán)，專利權(quán)保護(hù)范圍將涵蓋所有具有相同結(jié)構(gòu)、性能或作用的化合物，專利權(quán)人權(quán)益將得到最大化實(shí)現(xiàn)。而從本質(zhì)而言，專利權(quán)是對(duì)某項(xiàng)權(quán)利的壟斷，專利權(quán)人的所享有的權(quán)利范圍越大，社會(huì)公眾所受的限制也就越多，因此，從公平角度出發(fā)，對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求的解釋應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)。馬庫(kù)什權(quán)利要求不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案。選擇一個(gè)變量應(yīng)該生成一種具有相同效果藥物，即選擇不同的分子式生成不同的藥物，但是這些藥物的藥效不應(yīng)該有太大差異，相互應(yīng)當(dāng)可以替代，而且可以預(yù)期所要達(dá)到的效果是相同的，這才符合當(dāng)初創(chuàng)設(shè)馬庫(kù)什權(quán)利要求的目的。因此，馬庫(kù)什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被視為馬庫(kù)什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，馬庫(kù)什要素只有在特定情況下才會(huì)表現(xiàn)為單個(gè)化合物，但通常而言，馬庫(kù)什要素應(yīng)當(dāng)理解為具有共同性能和作用的一類化合物。如果認(rèn)定馬庫(kù)什權(quán)利要求所表述的化合物是眾多化合物的集合，就明顯與單一性要求不符，因此二審判決認(rèn)為馬庫(kù)什權(quán)利要求屬于并列技術(shù)方案不妥，應(yīng)當(dāng)予以糾正。

14.馬庫(kù)什權(quán)利要求在無(wú)效程序中的修改原則

【裁判要旨】

允許對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求進(jìn)行修改的原則應(yīng)當(dāng)是不能因?yàn)樾薷亩a(chǎn)生具有新性能和作用的一類或單個(gè)化合物，但是同時(shí)也要充分考量個(gè)案因素。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無(wú)效程序 馬庫(kù)什權(quán)利要求 修改方式

【裁判意見】

在前述“馬庫(kù)什權(quán)利要求”專利無(wú)效行政糾紛案^[15]中，最高人民法院還對(duì)以馬庫(kù)什方式撰寫的化合物權(quán)利要求在無(wú)效程序中的修改方式進(jìn)行了明確。最高人民法院提審認(rèn)為，2010年《專利審查指南》規(guī)定無(wú)效宣告請(qǐng)求審查階段，發(fā)明和實(shí)用新型專利文件的修改應(yīng)僅限于權(quán)利要求書，其遵循的基本原則是：1.不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱；2.與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍；3.不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書中技術(shù)特征；4.一般不得增加未包含在授權(quán)權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。但是，目前修改方式已經(jīng)改為在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。權(quán)利要求進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍。可見，在無(wú)效程序中，專利文件修改方式更加多樣化。但是，化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請(qǐng)審查存在諸多特殊問(wèn)題，如化學(xué)發(fā)明是否能夠?qū)嵤┬枰柚趯?shí)驗(yàn)結(jié)果才能確認(rèn)，有的化學(xué)產(chǎn)品需要借助于參數(shù)或者制備方法定義，已知化學(xué)產(chǎn)品新的性能和用途并不意味著結(jié)構(gòu)或者組分的改變等。鑒于化學(xué)發(fā)明創(chuàng)造的特殊性，同時(shí)考慮到在馬庫(kù)什權(quán)利要求撰寫之初，專利申請(qǐng)人為了獲得最大的權(quán)利保護(hù)范圍就有機(jī)會(huì)將所有結(jié)構(gòu)方式盡可能寫入一項(xiàng)權(quán)利要求，因此在無(wú)效階段對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求進(jìn)行修改必須給予嚴(yán)格限制，允許對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求進(jìn)行修改的原則應(yīng)當(dāng)是不能因?yàn)樾薷亩a(chǎn)生新性能和作用的一類或單個(gè)化合物，但是同時(shí)也要充分考量個(gè)案因素。如果允許專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人刪除任一變量的任一選項(xiàng)，即使該刪除使得權(quán)利要求保護(hù)范圍縮小，不會(huì)損傷社會(huì)公眾的權(quán)益，但是由于是否因此會(huì)產(chǎn)生新的權(quán)利保護(hù)范圍存在不確定性，不但無(wú)法給予社會(huì)公眾穩(wěn)定的預(yù)期，也不利于維護(hù)專利確權(quán)制度穩(wěn)定，因此二審法院相關(guān)認(rèn)定明顯不妥，應(yīng)當(dāng)予以糾正。

15.馬庫(kù)什權(quán)利要求的創(chuàng)造性判斷方法

【裁判要旨】

以馬庫(kù)什方式撰寫的化合物權(quán)利要求的創(chuàng)造性判斷應(yīng)當(dāng)遵循創(chuàng)造性判斷的基本方法，即專利審查指南所規(guī)定的“三步法”。意料不到的技術(shù)效果是創(chuàng)造性判斷的輔助因素，通常不宜跨過(guò)“三步法”直接適用具有意料不到的技術(shù)效果來(lái)判斷專利申請(qǐng)是否具有創(chuàng)造性。

【關(guān)鍵詞】

發(fā)明專利 無(wú)效程序 馬庫(kù)什權(quán)利要求 創(chuàng)造性

【裁判意見】

在前述“馬庫(kù)什權(quán)利要求”專利無(wú)效行政糾紛案^[16]中，最高人民法院還對(duì)以馬庫(kù)什方式撰寫的化合物權(quán)利要求的創(chuàng)造性判斷進(jìn)行了明確。最高人民法院提審認(rèn)為，馬庫(kù)什權(quán)利要求創(chuàng)造性判斷應(yīng)當(dāng)遵循創(chuàng)造性判斷的基本方法，即專利審查指南所規(guī)定的“三步法”。意料不到的技術(shù)效果是創(chuàng)造性判斷的輔助因素，而且作為一種倒推的判斷方法，具有特殊性，不具有普遍適用性。因此，只有在經(jīng)過(guò)“三步法”審查和判斷得不出是否是非顯而易見時(shí)，才能根據(jù)具有意料不到的技術(shù)效果認(rèn)定專利申請(qǐng)是否具有創(chuàng)造性，通常不宜跨過(guò)“三步法”直接適用具有意料不到的技術(shù)效果來(lái)判斷專利申請(qǐng)是否具有創(chuàng)造性。關(guān)于技術(shù)效果比對(duì)結(jié)果的問(wèn)題，本案中，專利復(fù)審委員會(huì)在無(wú)效程序中并未將比文件1實(shí)施例10、17、50和69和涉案專利的實(shí)施例進(jìn)行比對(duì)且就此作出認(rèn)定，而二審直接進(jìn)行比對(duì)并作出認(rèn)定，明顯超出了無(wú)效審查決定的審查范圍，不符合行政訴訟法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以糾正。無(wú)效宣告請(qǐng)求人萬(wàn)生公司認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，并將證據(jù)1作為最接近的對(duì)比文件。專利復(fù)審委員會(huì)和一審法院在對(duì)涉案專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性進(jìn)行判斷時(shí)，嚴(yán)格遵循了“三步法”，認(rèn)定權(quán)利要求l的式I化合物和證據(jù)1的式I化合物相比較具有兩項(xiàng)區(qū)別技術(shù)特征，然后對(duì)兩項(xiàng)區(qū)別技術(shù)特征的非顯而易見性進(jìn)行了分析，從而認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性并無(wú)不當(dāng)。

16.外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效案件中區(qū)別設(shè)計(jì)特征的認(rèn)定

【裁判要旨】

對(duì)于在外觀設(shè)計(jì)專利主視圖中沒(méi)有任何體現(xiàn)，且立體圖無(wú)清晰顯示的特征，不構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)專利與對(duì)比設(shè)計(jì)的區(qū)別設(shè)計(jì)特征。

【關(guān)鍵詞】

外觀設(shè)計(jì)專利 無(wú)效程序 區(qū)別設(shè)計(jì)特征 立體圖

【案號(hào)】

最高人民法院（2016）最高法行申3687號(hào)

【基本案情】

在再審申請(qǐng)人YKK株式會(huì)社與被申請(qǐng)人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）、一審第三人理想（廣東）拉鏈實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱理想公司）、開易（廣東）服裝配件有限公司（以下簡(jiǎn)稱開易公司）外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案^[17]中，專利號(hào)為200930191288.5、名稱為“拉鏈用牙鏈”的外觀設(shè)計(jì)專利（即涉案專利），專利權(quán)人為YKK株式會(huì)社。涉案專利由主視圖、后視圖、右視圖、俯視圖、仰視圖和立體圖表示。理想公司、開易公司分別以涉案專利違反專利法第二十三條規(guī)定為由請(qǐng)求宣告涉案專利權(quán)無(wú)效，并提交了專利號(hào)為200530086728.2的外觀設(shè)計(jì)專利（即對(duì)比設(shè)計(jì)）。專利復(fù)審委員會(huì)作出第24208號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱第24208號(hào)決定）認(rèn)為：將涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)相比，兩者的主要相同點(diǎn)在于：鏈牙均由上下兩層結(jié)構(gòu)組成，上下結(jié)構(gòu)通過(guò)中間的芯部連接在一起，且下層結(jié)構(gòu)、形狀完全相同。兩者的主要不同點(diǎn)在于：1.涉案專利牙鏈的上層結(jié)構(gòu)整體呈瓶形，而對(duì)比設(shè)計(jì)呈子彈形。2.涉案專利的牙鏈端部較后部薄，而對(duì)比設(shè)計(jì)厚度無(wú)明顯變化。雖然涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)存在上述區(qū)別，但整體形狀非常接近，上層結(jié)構(gòu)均為前窄后寬，加之鏈牙本身體積較小，上述區(qū)別僅屬于局部細(xì)微變化，不會(huì)對(duì)整體視覺效果產(chǎn)生影響，涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)構(gòu)成相近似的外觀設(shè)計(jì)。遂宣告涉案專利權(quán)全部無(wú)效。YKK株式會(huì)社不服，提起行政訴訟。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決維持專利復(fù)審委員會(huì)第24208號(hào)決定。YKK株式會(huì)社不服，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。YKK株式會(huì)社不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?017年12月29日裁定駁回YKK株式會(huì)社的再審申請(qǐng)。

【裁判意見】

最高人民法院審查認(rèn)為：YKK株式會(huì)社主張與現(xiàn)有設(shè)計(jì)相比，涉案專利還具有如下創(chuàng)新設(shè)計(jì)特征：1.上層鏈牙長(zhǎng)寬高的尺寸比例關(guān)系，特別是牙身部的長(zhǎng)寬高的尺寸比例關(guān)系不同；2.上層鏈牙的上表面形狀不同，上層鏈牙的上表面具有明顯的下傾斜面、上表面整體上呈前低后高的曲面設(shè)計(jì)；3.上層鏈牙的牙頭部和牙頸部的形狀不同，牙頭部呈海豚嘴狀，牙頸部左右側(cè)面分別為向外鼓而后向內(nèi)收的平滑曲面形狀；4.上層鏈牙的牙身部的形狀不同，上層鏈牙的牙身部呈上寬下窄的梯臺(tái)形。對(duì)于YKK株式會(huì)社主張的涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)的區(qū)別1，通過(guò)對(duì)比涉案專利設(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)，確實(shí)存在鏈牙長(zhǎng)寬高比例關(guān)系及修長(zhǎng)與否的區(qū)別，但修長(zhǎng)設(shè)計(jì)亦應(yīng)屬于本領(lǐng)域的慣常設(shè)計(jì)。至于YKK株式會(huì)社主張的區(qū)別2，無(wú)效決定已經(jīng)認(rèn)定涉案專利的牙鏈端部較后部薄，只是YKK株式會(huì)社主張牙鏈端部較后部“明顯”薄，牙頭與牙身間具有明顯的傾斜。涉案專利設(shè)計(jì)的右視圖和立體圖，存在牙頭與牙身的傾斜設(shè)計(jì)。對(duì)比設(shè)計(jì)的仰視圖與俯視圖亦顯示，牙頭與牙身間是弧線設(shè)計(jì)，也具有一定角度的傾斜。鑒于涉案專利設(shè)計(jì)的傾斜角度未達(dá)到超過(guò)45度的程度，而對(duì)比設(shè)計(jì)也存在一定的弧度，二者在傾斜度上的區(qū)別應(yīng)當(dāng)屬于細(xì)微差別，尚不足以對(duì)專利整體外觀產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。對(duì)于YKK株式會(huì)社主張的區(qū)別3即有關(guān)牙頸部設(shè)計(jì)的不同，在專利文件即外觀設(shè)計(jì)圖片中并不明顯。對(duì)于YKK株式會(huì)社主張的區(qū)別4，亦存在與3同樣的問(wèn)題，即YKK株式會(huì)社在再審審查中提交的三維模型證據(jù)中比較明顯，但專利文件圖片顯示不明顯。外觀設(shè)計(jì)的特征應(yīng)以專利文件附圖為準(zhǔn)，在專利文件附圖中無(wú)法看出或者不明顯的特征，不能作為涉案專利的技術(shù)特征。而且，盡管在立體圖中對(duì)3和4似有指示，但主視圖沒(méi)有任何體現(xiàn)，按照YKK株式會(huì)社的主張，即上述特征明顯的情況下，不僅右視圖、立體圖中應(yīng)有展現(xiàn)，主視圖亦應(yīng)有所呈顯。鑒于涉案專利的圖片未能清晰展現(xiàn)YKK株式會(huì)社主張的區(qū)別3和4，對(duì)YKK株式會(huì)社關(guān)于涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)存在區(qū)別3和4的主張，不予采信。