一、商標許可中的“不得對抗善意第三人”

這里以杭州上島公司訴宿松縣上島咖啡店侵害商標權糾紛案[14]為例。

（一）基本案情

2013年1月15日，杭州上島公司（原告）與上海上島公司（商標權人）以及關聯方陳某敏簽訂《“上島及圖”注冊商標許可使用確認書》（以下簡稱確認書），約定杭州上島公司自2007年6月7日至2020年4月13日杭州上島公司在安徽地區享有“上島及圖”商標（以下簡稱涉案商標）的獨占許可使用權。2006年12月22日，上海上島公司與陳某敏簽訂《商標使用許可合同》（以下簡稱合同一），無償授權陳某敏在安徽等地區使用或許可他人使用涉案商標，許可使用的期限為自合同生效之日起至該注冊商標消亡之日止，該合同于2007年10月9日經國家工商備案行政管理總局商標局備案登記，備案許可期限自2007年1月18日至2010年4月13日。2011年10月17日，即該日已超過前述許可合同備案許可期限，寧波江北上島公司、陳某敏與宿松縣上島咖啡店簽訂《商標使用許可合同》（以下簡稱合同二），約定自2012年1月1日起至2015年12月31日止將涉案商標授權給宿松縣上島咖啡店使用。

杭州上島公司認為宿松縣上島咖啡店未經許可，擅自在相同類別的餐飲服務領域大量使用涉案商標，嚴重侵犯了其商標獨占許可使用權，并對其造成巨大的經濟損失，故訴請法院判令被告立即停止侵害原告的注冊商標“上島及圖”（注冊號第1385773號）獨占許可使用權的行為；拆除帶有“上島及圖”標志的店內外裝飾；停止使用帶有“上島及圖”標志的菜單、餐具等商業設施，并賠償原告經濟損失人民幣10萬元。

（二）判決內容

一審法院認為，陳某敏經上海上島公司許可，有權將涉案商標授權第三人使用，且該許可使用經國家商標局備案，故合同二中陳某敏授權被告使用涉案商標合法有效。合同一中約定的許可使用期限系雙方當事人真實意思表示，當其與國家工商備案行政管理總局商標局備案許可期限不一致時，應以前者為準。被告從陳某敏處獲得涉案商標的許可使用權，應屬善意取得，加之上海上島公司與陳某敏授權杭州上島公司商標使用權的時間系2013年1月15日，但在確認書中將時間追溯至2007年6月7日，顯然對被告不公平，且確認書未經備案，故該確認書不得對抗被告。

一審法院認定被告在許可使用合同期限內的行為不構成侵犯注冊商標專用權，但自許可使用合同期限屆滿后，即自2016年1月1日至2016年4月6日原告起訴，被告未經原告許可，擅自使用“上島及圖”注冊商標，且發生在原告享有獨占許可的期限及區域內，已構成侵害商標專用權。判決被告賠償原告經濟損失10000元，并立即停止使用“上島及圖”注冊商標專用權的行為。

（三）案件評析

本案被控侵權行為主要表現為宿松縣上島咖啡店未經享有獨占許可使用權的杭州上島公司同意，在安徽地區相同類別的餐飲服務領域使用涉案商標，造成杭州上島公司的損失。判斷本案被告是否侵犯原告商標權的關鍵在于陳某敏與被告簽訂合同二時，是否具有再許可權利，繼而判斷被告使用涉案商標是否合法有效。一審判決認為陳文敏獲得涉案商標許可使用權的行為系“善意取得”，[15]這種表述似乎并不嚴謹。縱觀本案事實，陳文敏在2006年12月已經獲得了該商標的再許可權，即便認可“確認書”的效力，原告獲得該商標獨占使用權的時間也只是回溯到2007年6月7日，仍然晚于陳文敏獲得該商標再許可權的時間，且該合同沒有備案，原告從2007年6月7日獲得的獨占使用權不能對抗陳文敏的再許可權，因而陳文敏有權利再許可被告使用該商標。這是《商標法》第43條第3款的具體適用，而沒有發生陳文敏“善意信賴”上海上島具有瑕疵的商標權利外觀之情形：許可他人使用其注冊商標的，許可人應當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告。商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人。

當許可合同中的約定期限（如合同一）與備案期限不同而又因這種不同出現糾紛時，應以合同中的期限為準。2011年10月17日簽訂的合同二，雖然簽訂日期已超過合同一的備案期限，但尚未超過合同一雙方當事人的約定期限，故陳某敏有權許可他人使用涉案商標。確認書確認原告享有獨占經營使用權，但未經備案，不可對抗先前簽訂許可合同的善意第三人。

首先，備案行為并不是法律強制的。根據《商標法》和《商標法實施條例》規定，《商標使用許可合同》自簽訂之日起3個月內應當將合同副本報送商標局備案，合同另有規定的除外。許可合同備案是應當實施的一個行為，代表了商標局知曉并認可這一許可合同，但未經備案的許可合同，雙方當事人之間的許可法律關系仍然成立。

其次，備案的對象是許可這一事實而非商標使用許可合同本身。合同備案只是形式，合同實際條款才是實施過程中雙方當事人需要遵守的內容。雖然備案成立也需要一定條件，諸如許可期限不能超過被許可商標的有效期限、不能超過被許可商標核準注冊的商品以及一些必備條款等，但這并不會對合同簽訂過程中雙方的意思表示以及合同具體內容產生影響。本案中，合同一的備案許可期限截止到2010年4月13日，這只能代表備案不再具有效力，并不代表截止日期后許可合同失效。

最后，商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人。雖然許可合同備案不是法律強制的，但備案對于企業的發展、自身利益的保護以及規范商標的使用等方面，都有積極作用。更重要的是我國對商標許可采取登記對抗主義，即商標使用許可合同未經備案的，除當事人另有約定外，不影響該許可合同的效力，但卻不得對抗善意第三人，這就肯定了注冊商標使用許可合同的備案具有對抗力的法律意義。本案中，一者確認書未經備案；二者杭州上島公司的獨占使用許可權追溯到了簽訂合同的前六年，對先前簽訂許可合同的善意第三人顯失公平，陳某敏與被告簽訂合同二時對此并無預見性，被告應屬善意第三人。

商標局制定商標使用許可合同備案辦法的初衷是加強商標使用許可合同的管理，規范商標使用許可行為。從商標權利人及使用人的角度上來講，在簽訂商標使用許可合同后報送備案，對于出現糾紛時維護自身的權益具有十分積極的意義。在商標權許可過程中，若想在出現糾紛時更好地維護自身的權利，許可合同備案將會在法律層面上產生有效的對抗力。在商標許可過程中，各方當事人應當理性看待該項制度的優點與缺陷，法院在審判過程中，亦可以該項制度為輔進行審判。