第二節 商標權的取得程序

一、商標注冊申請原則

（一）誠實信用

《商標法》第7條第1款規定，申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。誠實信用原則是民事活動的基本原則，商標的申請注冊和使用在民事活動的廣義范疇之內，故其亦應當體現該原則。特別是隨著我國經濟商業活動的不斷擴張，一方面商標申請注冊的絕對需求量不斷上升，另一方面商標被作為謀取不當利益的手段也愈演愈烈。為此，在2013年修正的《商標法》中增加了“誠實信用”原則，就是為了突出該原則在商標注冊制度框架下的作用，該原則的精神亦體現在具體的條款之內，從而確保我國商標注冊制度的健康有序發展。

然而，應當注意的是，我國采取商標注冊制度，在一定程度上應當容忍在不相同或不類似的商品或者服務上近似商標標志共存的情形，只有在先商標達到馳名商標等情況下，方某進行“跨類保護”。因此，《商標法》意義下的“誠實信用”原則體現的是在申請注冊和使用環節應當出于實際的使用意圖，在不違背《商標法》其他條款規定的情形下，進行商標申請注冊和使用行為。為此，在北京高院2019年4月23日發布的《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第7.2條中規定，商標行政案件中，訴爭商標的申請注冊不應違背《商標法》第7條第1款的規定。然而上述指南中的該條款更多應被認知為宣示性條款，并未明確“誠實信用”原則可以作為異議或者無效宣告的獨立事由。同時，2019年修正的《商標法》第4條中已將“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”作為可以予以駁回或者宣告無效的獨立事由，這實際就是“誠實信用”原則具體應用的轉化與落地。

（二）強制申請

《商標法》第6條規定，法律、行政法規規定必須使用注冊商標的商品，必須申請商標注冊，未經核準注冊的，不得在市場上銷售。

我國采取商標注冊制度，并且以自愿申請為原則，以強制注冊為例外。主要是考慮商標專用權為民事權利之一，其具有私權的屬性，在不與國家法律、法規等強制性規定相沖突的情況下，一般不宜對他人申請注冊商標的行為予以干涉。即使他人在其生產、經營的商品或者服務上標注了未注冊商標，此時僅是該經營者可能面對基于商標使用行為的訴訟風險，而就商品或者服務上使用未注冊商標行為本身而言，并不屬于國家機關進行行政監管的范疇。

然而，因特定行業中的商品或者服務關系到國計民生或者公民的健康安全，需要對有關商品或者服務的來源予以控制、管理，此時該行業的經營者必須申請注冊商標后，相關商品或者服務方某在市場上正常流通，因此強制注冊制度也就相應產生。商標強制注冊是商標自愿注冊原則的例外。[5]目前而言，《煙草專賣法》第19條規定，卷煙、雪茄煙和有包裝的煙絲必須申請商標注冊，未經核準注冊的，不得生產、銷售。這就是通過法律或者行政法規對強制注冊的商品范圍予以確定的實例。

（三）共同申請

《商標法》第5條規定，兩個以上的自然人、法人或者其他組織可以共同向商標局申請注冊同一商標，共同享有和行使該商標專用權。

這里以王某與李某花、南京市下關區纖娜服裝經營部侵害商標權糾紛[6]案為例。

1.基本案情

2007年1月30日，王某、肖某華等四人向商標局申請注冊第5877872號“纖思哲”商標（以下簡稱涉案商標），核定使用在第25類服裝、襪等商品上。2010年4月6日，商標局核準涉案商標的權利人變更為王某、李某花。

2009年10月15日，杜某賢（與王某系夫妻關系，雙方于2012年1月8日登記結婚）成立汕頭市潮南區峽山慕紗制衣廠（以下簡稱慕紗制衣廠，系個體工商戶），經王某、肖某華等四人許可，使用“纖思哲”商標生產內衣并對外銷售，并使用“纖思哲秀出好身材”的廣告語進行宣傳。

2011年10月1日，李某花與王某玲簽署《“纖思哲”品牌推廣運營合作協議》，授權王某玲推廣運營第5877872號“纖思哲”注冊商標所涉“纖思哲”品牌內衣。2012年1月19日，王某玲與李某共同出資設立纖思哲公司。

2012年6月15日，李某花與劉某平簽訂《“纖思哲”品牌內衣代理經銷合同》，約定李某花授權劉某平為江蘇區域內“纖思哲”系列品牌內衣的經銷商。

原告王某訴稱，李某花在其成為商標共有權人后，未經王某同意，私自與案外人王某玲簽訂“合作協議”，授權王某玲以“纖思哲”作為字號成立公司并使用“纖思哲”商標生產、銷售內衣。2012年1月19日，王某玲、李某成立纖思哲公司，在該公司生產的內衣上使用“纖思哲”商標并添加其他商標，同時其未經許可使用“纖思哲內衣秀出好身材”的廣告語等行為，侵犯“纖思哲”注冊商標專用權的商品，構成共同商標侵權。請求判令李某花、纖娜服裝經營部立即停止銷售侵犯“纖思哲”注冊商標專用權的商品，并共同賠償經濟損失200000元。

被告纖娜服裝經營部及李某花辯稱，李某花系“纖思哲”商標的共有權人，其有權自己使用或授權被告纖娜服裝經營部等他人使用，該使用行為不違反法律規定，不構成侵權。

2.判決內容

南京鼓樓區法院認為，王某與李某花系涉案商標的共有人，雙方對商標的專用權沒有約定，故雙方對該商標均有管理的權利和義務。被告李某花系通過受讓成為涉案商標的共有人，在其受讓該商標前，王某已經系該商標的共有人，且通過長期使用使得相關公眾對該商標所標注的商品來源有了一定的認知，并形成一定的影響。被告李某花在成為商標共有權人之后，在行使商標專用權時，理應與原告王某就行使商標專用權的方式進行協商，協商不成，則應本著誠實信用原則，沿用原商標的使用方式，以避免相關公眾對商標所標注的商品來源產生誤解，造成市場混淆，最終損害消費者的利益。被告李某花在實際使用過程中，沿用原涉案商標的使用方式以及“纖思哲秀出好身材”的廣告宣傳語，均屬于合理使用的范圍，不構成對原告王某商標共有權的侵犯，但其未與原告協商，將涉案商標與其他商標同時使用在同一商品上，使得相關公眾對商品的來源產生誤解，進而造成市場混淆，該行為已超出合理使用的范圍，侵害了原告王某作為商標共有人的合法權益。故判決李某花及纖娜服裝經營部立即停止銷售同時標注涉案商標和其他商標的商品；李某花賠償王某經濟損失80000元；駁回王某的其他訴訟請求。

李某花不服一審判決，向南京中院提起上訴。南京中院認為，王某與李某花作為涉案商標共有權人，就涉案商標的使用未作約定，雙方應就此協商一致；不能協商一致，又無正當理由的，任何一方不得阻止他方行使除轉讓以外的其他權利，但是所得收益應當合理分配給所有共有權人。上訴人李某花作為涉案商標共有權人有權使用或許可他人使用涉案商標，被上訴人王某不能阻止李某花行使除轉讓權以外的其他權利，上訴人李某花授權他人使用“纖思哲”商標的行為不構成對涉案商標專用權的侵犯。上訴人李某花授權他人使用“纖思哲”商標所獲收益應由商標共有權人合理分配。涉案商標共有權人只有彼此相互尊重，遵循市場規律，誠信經營，才能保持品牌的生命和活力，才能得到廣大消費者的認同和贊譽。任何以各種不正當競爭手段和方式獲取不當利益的行為都不為法律所支持和保護。故判決撤銷一審判決，駁回王某的訴訟請求。

王某不服，向江蘇高院申請再審。江蘇高院認為，作為商標的共有人，王某和李某花可以約定其對“纖思哲”商標的具體使用方式與范圍等，但由于王某與李某花并未簽訂商標使用的書面協議，亦未能就商標使用協商一致，故在無正當理由的情況下，王某不能阻止李某花行使除轉讓之外的其他權利，李某花有權自己使用或許可他人使用涉案商標，但是所得收益應當合理分配給所有共有權人。故裁定駁回王某的再審申請。

3.案例評析

商標的共同申請是指兩個以上的主體可以就同一商標共同進行申請注冊，若該商標被核準注冊，則申請主體可以共同享有和行使該注冊商標的專用權。因為注冊商標專用權基于申請注冊授權后方某產生，《商標法》規定了可由兩個以上主體共同申請，亦可由兩個以上主體共同享有和行使，該制度與民事共有制度具有內在的同一性，也是基于商標權的財產屬性得以產生。

兩個以上主體共同申請商標后，可以就核準注冊商標后如何行使注冊商標專用權進行約定。因為注冊商標本身為無形物，自身不具有可拆分性，即不同于有體物區分為共同共有和按份共有，但是注冊商標專用權的共有權人可以就各自的使用地域、方式、收益的比例分配等進行約定，若無具體約定時，共有權人平等享有除轉讓之外的使用該注冊商標專用權的權利，除非該共有權人的行為損害了其他共有權人的合法權益，但所得收益應當歸屬于共有權人。

上述案例中，李某花經受讓成為涉案商標的共有權人，其對外行使許可以及自行使用該商標并未損害王某基于涉案商標所產生的專用權，在此情形下，被控侵權行為具有合法性，不屬《商標法》意義上的侵權行為。

（四）優先權問題

《商標法》第25條第1款規定，商標注冊申請人自其商標在外國第一次提出商標注冊申請之日起六個月內，又在中國就相同商品以同一商標提出商標注冊申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者按照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。《商標法》第26條第1款規定，商標在中國政府主辦的或者承認的國際展覽會展出的商品上首次使用的，自該商品展出之日起六個月內，該商標的注冊申請人可以享有優先權。

這里以普蘭娜公司與商評委商標申請駁回復審行政糾紛[7]案為例。

1.基本案情

普蘭娜公司于2010年12月28日向商標局申請注冊第8996648號“prAna及圖”商標（以下簡稱訴爭商標），指定使用的商品為國際分類第28類的瑜伽磚、瑜伽板等。

第8885559號“Prana”商標（以下簡稱引證商標一）的申請日期為2010年11月26日，權利人為藍帽子公司，商標專用期自2012年10月14日至2022年10月13日。核定使用的商品為國際分類第28類的游戲機、運動球類等。

2012年3月27日，商標局作出《商標駁回通知書》，以訴爭商標與引證商標一構成近似商標為由，駁回訴爭商標的注冊申請。普蘭娜公司不服，向商標評審委員會申請復審。

2013年12月9日，商標評審委員會作出商評字〔2013〕第129449號《關于第8996648號“prAna及圖”商標駁回復審決定書》（以下簡稱被訴決定），以訴爭商標與引證商標一構成使用在同一種或類似商品上的近似商標為由，決定對訴爭商標予以駁回。

普蘭娜公司依據其于2010年11月19日在美國提交的“prAna及圖”商標申請，于2010年12月28日向商標局提交了訴爭商標的注冊申請，在申請書中主張優先權，并于2011年1月27日提交了相應的優先權證明文件。訴爭商標的優先權日期為2010年11月19日。

2.判決內容

北京一中院認為，訴爭商標指定使用在“瑜伽磚、瑜伽板、瑜伽帶”商品上，與引證商標一已構成類似商品上的近似商標。故判決撤銷被訴決定，商評委重新做出決定。

普蘭娜公司不服，向北京高院提起上訴。北京高院認為，訴爭商標與引證商標一共同使用于類似商品上，易使相關公眾對商品的來源產生混淆和誤認，二者已構成近似商標。故判決駁回上訴，維持原判。

普蘭娜公司不服，向最高法院提起再審申請。最高法院認為，引證商標一的申請日期為2010年11月26日，根據查明的事實，訴爭商標的優先權日期為2010年11月19日，訴爭商標的優先權日期早于引證商標一的申請日期，故引證商標一不構成訴爭商標能否注冊申請的權利障礙。故判決撤銷一、二審判決及被訴決定，商標評審委員會重新做出決定。

3.案件評析

商標注冊申請的優先權原則是《巴黎公約》所規定的基本制度之一，使得商標申請主體只要在一個締約國申請注冊商標，則可享有自其初次申請之日起的6個月內的優先權。只要該商標注冊申請主體在6個月內向其他成員國提出相同商標注冊申請的，其申請日均可以在第一個締約國的申請日為準。我國作為《巴黎公約》的成員國，需要履行締約義務。同時，由于我國采取商標注冊制度，商標的申請日對于是否能夠獲準注冊具有重大意義，因此國外優先權的判斷就具有更加重要的意義。

根據《商標法》第25條第1款的規定，國外優先權的適用應當滿足以下三方面的條件：第一，應當是在外國第一次提出商標注冊申請之日起6個月內提出，即提出期限限定為6個月，若超過外國第一次申請之日6個月的，則不再有優先權；第二，關于國外優先權的適用對象限定為相同商品以及同一商標，若商標注冊申請人進入我國后，改變了商標標志或者商品類別，則不能夠再行適用國外優先權，特別需要指出，即使是類似商品或者近似商標標志的，亦不能享有優先權；第三，適用國外優先權的地域范圍，應當以該外國與我國簽訂了協議或者共同參加國家條約為限，這是“互惠原則”的體現。

同時，在行使國外優先權時應當注意，其是以書面申請為啟動要件，并不屬于商標行政管理機關主動審查的范圍，需要以商標注冊申請人在提出商標注冊申請的時候一并提出書面聲明，并且在3個月內提交其第一次在外國提出的商標注冊申請文件的副本，方某啟動國外優先權的審查程序。

上述案例中，普蘭娜公司在商標授權的行政程序中曾經提出過優先權的主張，但是商標局并未對該申請給予回復，商標評審委員會在后續的復審審查程序中對此亦未認定，導致了訴爭商標的申請注冊日被認定為2010年12月28日，晚于引證商標一的申請注冊日2010年11月26日。然而，經最高法院查明可知，訴爭商標于2010年11月19日即在美國就相同商品的同一商標進行了注冊申請，并且后續向我國申請注冊的時間亦未超過《商標法》第25條第1款的規定，因此應當認定訴爭商標享有國外優先權，其申請注冊日期為2010年11月19日，早于引證商標一，故引證商標一不應成為訴爭商標申請注冊的在先權利障礙，故最高法院對此予以糾正是正確的。