7 專利確權(quán)案件中二審期間裁定準(zhǔn)許撤回起訴條件之判斷

——某星公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利無效宣告請求行政案

【案件基本信息】

1.裁判書字號

北京市高級人民法院（2019）高行終1498號行政判決書

2.案由：發(fā)明專利無效宣告請求行政糾紛

3.當(dāng)事人

原告（上訴人）：某星公司

原告（被上訴人）：某為公司

被告（被上訴人）：國家知識產(chǎn)權(quán)局

【基本案情】

某為公司在一審請求撤銷原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（以下簡稱專利復(fù)審委員會）于2017年10月26日作出的第33697號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），并責(zé)令重新作出決定。其理由為：（1）本專利權(quán)利要求1-20缺少必要技術(shù)特征。（2）本專利權(quán)利要求1-20得不到說明書支持。（3）本專利的優(yōu)先權(quán)不能成立。本專利專利權(quán)利要求1記載了“為子幀中各自包含多個SC-FDMA碼元的不同時隙產(chǎn)生不同的正交碼”，但證據(jù)10-1至證據(jù)10-3中都沒有明確記載權(quán)利要求中的特征“為不同時隙產(chǎn)生不同的正交碼”，也沒有記載針對不同時隙設(shè)置不同的正交碼的特殊作用或特定效果。因此權(quán)利要求1的技術(shù)方案不能享有相應(yīng)的優(yōu)先權(quán)。（4）本專利不具備創(chuàng)造性。

國家知識產(chǎn)權(quán)局在一審請求駁回某為公司的訴訟請求。其理由為：對于本專利的優(yōu)先權(quán)問題，證據(jù)10-1的附圖5與本專利的附圖5相同，且根據(jù)該證據(jù)說明書第75段的記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接地毫無疑義地得到“為子幀中各自包含多個SC-FDMA碼元的不同時隙產(chǎn)生不同的正交碼”的特征。在證據(jù)10-2和證據(jù)10-3中也記載有與上述相同的內(nèi)容。因此，某為公司提出的本專利不能享有在先申請優(yōu)先權(quán)的主張不成立。其他問題均堅(jiān)持被訴決定中的意見。

某星公司一審述稱：同意被訴決定中的認(rèn)定，請求法院依法駁回某為公司的訴訟請求。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理查明：本專利系專利號為20088000××××.1號，名稱為“用于在移動通信系統(tǒng)中發(fā)送和接收隨機(jī)化小區(qū)間干擾的控制信息的方法和裝置”的發(fā)明專利（以下簡稱本專利），申請日為2008年1月7日，最早優(yōu)先權(quán)日為2007年1月5日，授權(quán)公告日為2014年7月23日，專利權(quán)人為某星公司。

針對本專利，某為公司于2016年9月2日向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求。經(jīng)審查，專利復(fù)審委員會作出被訴決定認(rèn)定：本專利享有相應(yīng)的優(yōu)先權(quán)，某為公司的相關(guān)無效理由不能成立，決定維持本專利有效。

【案件焦點(diǎn)】

1.在專利確權(quán)案件中，一審原告在二審期間請求撤回起訴是否應(yīng)當(dāng)裁定準(zhǔn)許以及裁定準(zhǔn)許的條件；2.專利確權(quán)案件中優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定。

【法院裁判要旨】

北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為：本專利權(quán)利要求1“為不同時隙產(chǎn)生不同的正交碼”的技術(shù)特征并未被記載于在先申請文件中，故其不能享有相應(yīng)的優(yōu)先權(quán)。被訴決定對此認(rèn)定有誤，某為公司的該主張具有事實(shí)和法律依據(jù)。某為公司的其他主張不能成立。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2018年10月26日作出（2018）京73行初1327號行政判決：一、撤銷被訴決定；二、專利復(fù)審委員會就某為公司針對本專利所提出的無效宣告請求重新作出審查決定。

宣判后，某星公司向北京市高級人民法院提起上訴。二審審理期間，某為公司分別于2019年3月31日、2019年4月7日以其與某星公司已達(dá)成一致意見為由向法院書面提出了請求撤回本案一審起訴的申請。

北京市高級人民法院于20119年12月30日作出（2019）京行終1498號行政判決，駁回上訴，維持原判。

法院生效裁判認(rèn)為，本專利權(quán)利要求1限定“為不同時隙產(chǎn)生不同的正交碼”技術(shù)特征的技術(shù)方案不能從某星公司主張的優(yōu)先權(quán)文本中直接、毫無疑義的得出，一審判決認(rèn)定本專利權(quán)利要求1不能享有相應(yīng)的優(yōu)先權(quán)，并無不當(dāng)。某星公司的相關(guān)主張不能成立，即被訴決定關(guān)于本專利是否可享有優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定有誤。而本專利是否可以享有優(yōu)先權(quán)顯然會涉及用于評價本專利是否具備新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)的范圍等事項(xiàng)，其實(shí)質(zhì)上與本專利是否可以獲得授權(quán)而相關(guān)。在此基礎(chǔ)上，雖然某為公司提交了書面的撤回起訴的申請，但若裁定準(zhǔn)許該撤回起訴的申請，將可能“損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益”，故本案中并不具備裁定準(zhǔn)許某為公司撤回起訴申請的充分條件，對某為公司請求撤回起訴的申請不予支持。但鑒于已經(jīng)就本專利是否享有優(yōu)先權(quán)的問題進(jìn)行了詳細(xì)論述，并認(rèn)定某星公司的上訴理由不能成立，故本案應(yīng)判決駁回某星公司的訴訟請求。基于此，對某為公司撤回起訴的申請不再單獨(dú)出具裁定書。

【法官后語】

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百三十八條的規(guī)定，當(dāng)事人在二審期間申請撤回起訴的，至少應(yīng)當(dāng)滿足以下要件：一是經(jīng)其他當(dāng)事人同意；二是不損害國家利益、社會公共利益、他人合法權(quán)益。

處分原則是允許當(dāng)事人二審期間撤回起訴的理論基礎(chǔ)。但無論是民事權(quán)利，抑或訴訟權(quán)利，均存在相應(yīng)的權(quán)利邊界。無邊界的權(quán)利行使，將使得法律秩序本身難以維系。而權(quán)利邊界的界定通常源于不同的利益衡量。上述第一個要件即在于平衡原告與其他當(dāng)事人的利益。二審程序中不加限制地允許原告撤回起訴，不僅可能導(dǎo)致被告支出的訴訟成本無法得到補(bǔ)償，同時可能使被告面臨再次被起訴的風(fēng)險(xiǎn)，既損害了被告的程序利益，亦有違實(shí)體正義。而專利確權(quán)案件為行政案件，其具有法定的起訴期限。一般情況下，一審判決作出后，涉案被訴具體行政行為的法定起訴期限已屆滿，通常不會出現(xiàn)被再次起訴的風(fēng)險(xiǎn)，且專利確權(quán)案件的當(dāng)事人相對固定。故此類案件中的“經(jīng)其他當(dāng)事人同意”更多應(yīng)指向?qū)＠麢?quán)人或無效宣告請求人的同意。本案中，根據(jù)查明的事實(shí)可以視為某為公司的撤回起訴行為已滿足上述第一個要件的要求。

而上述第二個要件在于平衡當(dāng)事人利益與其他利益的關(guān)系。作為一種壟斷權(quán)，專利權(quán)必然涉及專利權(quán)人利益與社會公眾利益的平衡問題。因此，在專利確權(quán)案件中，審查第二個要件尤為重要。首先，根據(jù)專利法第四十五條的規(guī)定，專利被授予后，任何人均可以請求宣告該專利權(quán)無效。但專利法實(shí)施細(xì)則第六十六條第二款亦規(guī)定了“一事不再理”的制度。因此，若涉案無效決定的結(jié)論為無效理由不能成立，并維持涉案專利權(quán)有效，而一審法院經(jīng)審查認(rèn)為該無效決定的相關(guān)認(rèn)定有誤，且該錯誤可能對該專利權(quán)的效力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，那么在此種情況下，若準(zhǔn)許當(dāng)事人在二審期間撤回起訴，其必然的結(jié)果即為撤銷一審判決而導(dǎo)致該無效決定生效，從而會實(shí)質(zhì)剝奪其他人依據(jù)該相同理由和證據(jù)宣告該專利無效的權(quán)利。其次，若該“相同理由和證據(jù)”為是否應(yīng)獲得授權(quán)的實(shí)體理由，則會使本不應(yīng)當(dāng)獲得授權(quán)的技術(shù)方案獲得專利權(quán)的保護(hù)，而有悖于專利法的立法目的。

通常情況下，若涉案無效決定的結(jié)論為宣告涉案專利權(quán)全部無效的，只要滿足“經(jīng)其他當(dāng)事人同意”的要件，即應(yīng)當(dāng)裁定準(zhǔn)許當(dāng)事人撤回起訴的申請；若涉案無效決定的結(jié)論為部分無效或者宣告涉案專利權(quán)有效的，除滿足“經(jīng)其他當(dāng)事人同意”的要件外，亦應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查一審判決有關(guān)涉案專利有效部分的認(rèn)定是否存在相反的結(jié)論并實(shí)質(zhì)影響該專利權(quán)的效力，以避免裁定準(zhǔn)許當(dāng)事人撤回起訴而有損其他利益。因此，在一審判決的相關(guān)認(rèn)定對涉案專利權(quán)的效力存在實(shí)質(zhì)影響時，不宜徑行裁定準(zhǔn)許當(dāng)事人撤回起訴，而應(yīng)當(dāng)在實(shí)質(zhì)審查一審判決該相關(guān)認(rèn)定是否正確的基礎(chǔ)上，再作出是否準(zhǔn)許當(dāng)事人撤回起訴的裁定。

本案中，一審判決的認(rèn)定屬于對本專利效力存在實(shí)質(zhì)影響的認(rèn)定。因此，應(yīng)當(dāng)在審查一審判決的相關(guān)認(rèn)定是否正確的基礎(chǔ)上，再行裁決是否應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許某為公司撤回起訴的申請。

編寫人：北京市高級人民法院 王東勇

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[1] 此處指2008年發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規(guī)定》，其已于2020年修正，本書收錄的案例均裁判于其修改生效前，適用的是當(dāng)時有效的法律法規(guī)及司法解釋，下文將不再對此進(jìn)行提示。

[2] 《中華人民共和國民法典》于2021年1月1日起實(shí)施，《中華人民共和國婚姻法》《中華人民共和國繼承法》《中華人民共和國民法通則》《中華人民共和國收養(yǎng)法》《中華人民共和國擔(dān)保法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國物權(quán)法》《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》《中華人民共和國民法總則》同時廢止。最高人民法院對相關(guān)司法解釋也進(jìn)行了廢止或修改。本書收錄的案例均裁判于《中華人民共和國民法典》生效前，適用的是當(dāng)時有效的法律法規(guī)及司法解釋，下文將不再對此進(jìn)行提示。

[3] 此指2008年修正的《中華人民共和國專利法》，其已于2020年修正，本書收錄的案例均裁判于2020修正的《中華人民共和國專利法》生效前，適用的是當(dāng)時有效的法律法規(guī)及司法解釋，下文將不再對此進(jìn)行提示。

[4] 此指2016年通過的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》，其已于2020年修改，本書收錄的案例均裁判于其修改生效前，適用的是當(dāng)時有效的法律法規(guī)及司法解釋，下文將不再對此進(jìn)行提示。