11 商標在先使用保護的限制

——東莞市華美食品有限公司訴陸大菊侵害商標權案

【案件基本信息】

1.裁判書字號

湖北省宜昌市中級人民法院（2015）鄂宜昌中知民初字第00088號民事判決書

2.案由： 侵害商標權糾紛

3.當事人

原告：東莞市華美食品有限公司

被告：陸大菊

【基本案情】

原告東莞市華美食品有限公司（以下簡稱華美公司）訴稱：華美公司為第3193888號、第3866668號商標的權利人，該商標分別于2005年6月14日、2006年1月14日獲得授權，核定使用商品均為第30類。原告投入巨資打造“華美”品牌，致該品牌家喻戶曉，第3866668號商標被認定為馳名商標。2015年8月，原告發現被告在其經營場所內銷售的商品，在包裝上突出使用了“華美”及“HUA MEI”字樣，且被告經營場所的店面招牌均使用“華美”字樣，該行為嚴重侵犯了原告的商標權。為維護其合法權益，原告訴請法院判令被告：1.立即停止侵犯原告注冊商標專用權的行為；2.賠償原告經濟損失5萬元；3.賠償原告因制止侵權行為而支付的合理費用5000元；4.在當地省級以上報刊除中縫以外版面刊登道歉聲明，以消除影響；5.承擔本案訴訟費用。

被告陸大菊答辯稱：1.被告沒有侵犯原告注冊商標專用權。2.被告從1999年開始即將“華美西餅”店作為自己的經營字號一直經營到現在，根據法律規定，被告有權繼續使用該字號。被告雖然沒有進行商標注冊，但是作為字號在原告使用或者注冊“華美西餅”之前，因此被告沒有侵權，且可以繼續使用，請求法院駁回原告的訴訟請求。

【案件焦點】

1.被告陸大菊對涉案商標是否享有優先權；2.被告是否侵權。

【法院裁判要旨】

湖北省宜昌市中級人民法院經審理認為：構成商標先用權要滿足以下條件，一是具有在先使用的客觀事實，且該使用是連續一定時期的使用，并產生了商標的識別功能。二是在先使用的商標與注冊的商標相同或近似且使用的商品相同或類似。三是在先使用的商標在商標權利人注冊前應有一定的影響。

根據本案查明的事實，被告陸大菊對涉案商標不享有在先使用權，理由如下：首先，根據工商登記的信息，1999年成立的“宜昌市西陵工業品經銷公司華美西餅店”以及“宜昌市天龍貿易公司華美西餅店”均屬于內資企業法人分支機構，且上述兩家華美西餅店均在原告申請商標前已注銷登記，陸大菊沒有提交證據證實其與該公司有繼受關系，故陸大菊即使作為該內資企業法人分支機構的負責人經營華美西餅店，也不能認定為陸大菊個人的在先使用。陸大菊提交的照片上顯示時間為“0：5：2”，但照片上不能完整顯示“華美”文字及字母，且該時間段為陸大菊作為內資企業法人分支機構負責人經營期間，故該照片亦不能認定陸大菊個人對“華美”文字以及字母的在先使用。其次，陸大菊于2004年2月22日、2004年4月6日分別以“宜昌市西陵區華美西餅店”“宜昌市華美西餅店”作為字號名稱，向工商行政管理部門辦理個體工商戶登記，其使用“華美”（文字）早于原告申請第3866668號 商標的時間，其將“華美”文字作為字號使用，享有在先使用權。但其將“華美”作為字號使用時，必須依法規范使用。根據本案查明的事實，原告在取證時，被告在其店面招牌、產品包裝袋、包裝盒上突出使用“華美”以及“HUA MEI”字樣，從而使“華美”以及“HUA MEI”起到了區分商品來源及服務的作用，構成商標性使用。陸大菊僅獲得對“華美”文字作為名稱中字號在先使用權，該先用權不能及于“華美”以及“HUA MEI”作為商標使用的功能。且在原告申請涉案商標之前，陸大菊以個體工商戶形式經營的兩家“華美西餅”店分別于2008年、2015年注銷了工商登記。而涉案的五家“華美西餅”店均成立于原告注冊商標之后且只有兩家店鋪在工商行政管理部門登記時名稱含有“華美”字樣。最后，陸大菊沒有提交充分的證據證實其在原告注冊涉案商標前，將“華美”文字及“HUA MEI”字母作為其生產、銷售的商品商標使用，并有一定的影響力。陸大菊提交的三峽晚報2007年12月11日第八版創富刊登的《陸大菊：“淘金”宜昌糕點市場》的文章，報道了陸大菊的創業致富之路，該報道的時間在原告申請涉案商標之后，且部分內容與本案查明的事實不符，故不能達到陸大菊對涉案商標享有在先使用權的證明目的。綜上，對于陸大菊認為其對涉案第3866668號商標構成在先使用，有權在原使用范圍內繼續使用該商標的主張，應不予支持。

根據本案查明的事實，原告華美公司在注冊了第3866668號 商標后，陸大菊又經營了包括涉案店鋪在內的五家店鋪以及一家加工坊，在原告取證期間被告陸大菊未經商標權人許可，在其店鋪招牌以及銷售的商品上突出使用“華美”以及“HUA MEI”字母，且銷售的產品與原告涉案商標核定使用的商品相同或近似，構成商標意義上的使用，故其行為構成侵權，應當承擔停止侵權的民事責任。對于原告華美公司主張被告陸大菊停止侵犯其依法享有專有權的第3866668號商標的訴訟請求，應予以支持。

解決本案的爭議，應當遵循誠實信用原則。雖然陸大菊銷售涉案侵權產品對涉案商標不享有在先使用權，但其在經營活動中突出使用“華美”的行為，有一定的歷史原因。陸大菊主觀上并沒有侵權的惡意，且其經營地點均在湖北省宜昌市范圍內，而原告華美公司在宜昌沒有開設西餅店。原告也沒有提交證據證實被告的侵權給原告造成了實際損失以及被告因侵權的獲利。故法院綜合考慮原告商標的聲譽和知名度、被告的經營地點、規模、侵權性質、原告對被告及丈夫經營的另四家店鋪也提起了訴訟以及原告為制止侵權行為所支付的合理費用等因素，依法酌定被告賠償原告經濟損失以及合理費用共計4000元。對原告超出部分的訴訟請求，應不予支持。

鑒于本案被告陸大菊的行為未對原告華美公司的聲譽造成較大范圍的影響，故對原告華美公司要求被告在當地省級以上報刊消除影響的訴訟請求，應不予支持。

湖北省宜昌市中級人民法院判決：

一、被告陸大菊立即停止在店面招牌以及生產、銷售的商品包裝上使用“華美”以及“HUA MEI”字樣等侵害原告東莞市華美食品有限公司所有的第3866668號 商標的行為；

二、被告陸大菊于本判決生效之日起三日內支付原告東莞市華美食品有限公司經濟損失及合理費用共計4000元；

三、駁回原告東莞市華美食品有限公司的其他訴訟請求。本案案件受理費1175元，由原告東莞市華美食品有限公司負擔700元，被告陸大菊負擔475元。

當事人均服判，未提起上訴。判決現已發生法律效力。

【法官后語】

新《商標法》第五十九條第三款規定了商標的在先使用，有效地保護商標在先使用權利人的合法權益。但該條款的適用并不是全面覆蓋的，而是有選擇的保護。其適用條件：一是有在先使用的事實；二是作為商標性使用；三是在一定地域內有一定的影響力。上述三個條件的時間節點均應在涉案商標注冊前。本案中對于陸大菊是否構成在先使用，也是從上述幾個方面考慮的。

新商標法修改將誠實信用原則寫進了第七條第一款，規定在注冊和使用商標時遵循誠實信用原則。本案中，原告未提交證據證實侵權造成其損失數額、被告獲利數額，因此采用法定賠償。如前所述，雖然陸大菊銷售涉案侵權產品對涉案商標不享有在先使用權，但其在經營活動中突出使用“華美”的行為，有一定的歷史原因。陸大菊主觀上并沒有侵權的惡意，且其經營地點均在湖北省宜昌市范圍內，而原告華美公司在宜昌沒有開設西餅店。故法院綜合考慮原告商標的聲譽和知名度、被告的經營地點、規模、侵權性質、原告對被告及丈夫經營的另四家店鋪也提起了訴訟以及原告為制止侵權行為所支付的合理費用等因素，依法酌定被告賠償原告經濟損失以及合理費用共計4000元。

編寫人：湖北省宜昌市中級人民法院 羅娟