6 特定實(shí)施行為的先用權(quán)抗辯

——哈爾濱飛亞燈飾有限公司訴哈爾濱哈西老工業(yè)區(qū)改造建設(shè)投資有限責(zé)任公司等侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)案

【案件基本信息】

1.裁判書字號(hào)

黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院（2014）哈知初字第31號(hào)民事判決書

2.案由：侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛

3.當(dāng)事人

原告：哈爾濱飛亞燈飾有限公司

被告：哈爾濱哈西老工業(yè)區(qū)改造建設(shè)投資有限責(zé)任公司、哈爾濱市魯東交電經(jīng)銷有限責(zé)任公司、揚(yáng)州市星慧照明有限公司

【基本案情】

哈爾濱飛亞燈飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱飛亞燈飾公司）于2011年5月5日申請(qǐng)，2012年1月25日獲得專利號(hào)為ZL201130105246.2、名稱為“路燈雪花燈具”外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，至今有效。該外觀設(shè)計(jì)圖片或照片，包括：主視圖、左視圖、俯視圖。2010年3月，哈爾濱哈西老工業(yè)區(qū)改造建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱哈西建設(shè)公司）同案外人清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院簽訂《技術(shù)合同書》，約定為建設(shè)哈西客站新區(qū)——北起康寧路，東起學(xué)府路、迎賓路，規(guī)劃面積18.2平方公里。其中包括廣場(chǎng)、車站、公園、道路交通、旅游景點(diǎn)、公共室外空間等公共設(shè)施方案單體設(shè)計(jì)，包括照明系統(tǒng)（路燈）。同時(shí)約定，項(xiàng)目經(jīng)哈西建設(shè)公司書面驗(yàn)收并已按合同約定支付全部費(fèi)用后，項(xiàng)目成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸哈西建設(shè)公司所有，清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院不再享有此成果的實(shí)施或轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。2010年6月，清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院完成照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)并提交路燈設(shè)計(jì)圖紙。其中，錯(cuò)落安裝二頭雪花燈具的雪花路燈中的單個(gè)雪花燈具平面圖、對(duì)稱安裝二頭雪花燈具的雪花路燈中的單個(gè)雪花燈具平面圖，單頭雪花燈具雪花路燈中的單個(gè)雪花燈具平面圖，與專利號(hào)為ZL201130105246.2、名稱為“路燈雪花燈具”外觀設(shè)計(jì)專利的主視圖一致。后哈西建設(shè)公司將該圖紙交付給魯東交電公司施工。2011年8月21日，魯東交電公司同揚(yáng)州市星慧照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱揚(yáng)州星慧公司）簽訂《工業(yè)品買賣合同》，約定揚(yáng)州星慧公司按照雙方確定的技術(shù)圖紙生產(chǎn)500套，12米雪花燈，并按照現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度于魯東交電公司書面通知10日內(nèi)組織發(fā)貨。該技術(shù)圖紙記載單個(gè)雪花燈具平面圖，與清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院《哈爾濱西區(qū)公共設(shè)施設(shè)計(jì)工程（施工圖）》中的單個(gè)雪花燈具平面圖與專利號(hào)為ZL201130105246.2、名稱為“路燈雪花燈具”外觀設(shè)計(jì)專利的主視圖基本一致，沒有明顯區(qū)別。飛亞燈飾公司認(rèn)為，哈西建設(shè)公司、魯東交電公司、揚(yáng)州星慧公司未經(jīng)飛亞燈飾公司許可，擅自使用并制造與飛亞燈飾公司專利相同樣式的二燈頭路燈和燈具合計(jì)307套，分別安置在哈爾濱市西客站、西寧北路、同濟(jì)路、綏化路、南興街、北興街。侵犯了飛亞燈飾公司依法取得的專利權(quán)，遂向法院提起訴訟，要求上述三被告停止侵權(quán)，賠償損失。

【案件焦點(diǎn)】

1.哈西建設(shè)公司、魯東交電公司、揚(yáng)州星慧公司是否享有先用權(quán)；2.所設(shè)計(jì)、制作、使用的被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否屬于飛亞燈飾公司涉案專利保護(hù)范圍；3.是否侵犯飛亞燈飾公司的涉案專利權(quán)。

【法院裁判要旨】

黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院于2010年6月完成了《哈爾濱西區(qū)公共設(shè)施設(shè)計(jì)工程（施工圖）》“路燈方案二”，包括三張三視圖，錯(cuò)落安裝二頭雪花燈具的雪花路燈中的單個(gè)雪花燈具平面圖、對(duì)稱安裝二頭雪花燈具的雪花路燈中的單個(gè)雪花燈具平面圖、單頭雪花燈具雪花路燈中的單個(gè)雪花燈具平面圖，與專利號(hào)為ZL201130105246.2、名稱為“路燈雪花燈具”外觀設(shè)計(jì)專利的主視圖一致，沒有明顯區(qū)別。揚(yáng)州星慧公司按照技術(shù)圖紙制造的被控侵權(quán)產(chǎn)品與清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院《哈爾濱西區(qū)公共設(shè)施設(shè)計(jì)工程（施工圖）》中的單個(gè)雪花燈具平面圖及專利號(hào)為ZL201130105246.2、名稱為“路燈雪花燈具”外觀設(shè)計(jì)專利的主視圖基本一致，沒有明顯區(qū)別。哈西建設(shè)公司舉示證據(jù)充分證實(shí)，在飛亞燈飾公司涉案外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日之前，哈西建設(shè)公司已經(jīng)委托清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院完成了相同的設(shè)計(jì)。依照《中華人民共和國(guó)專利法》 （以下簡(jiǎn)稱《專利法》）第六十九條第（二）項(xiàng)關(guān)于在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)的規(guī)定，哈西建設(shè)公司、魯東交電公司、揚(yáng)州星慧公司關(guān)于享有先用權(quán)的主張成立。

黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院依照《中華人民共和國(guó)專利法》 第十一條第二款、 第二十三條、 第五十九條第二款、 第六十二條、 第六十九條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決：

駁回原告哈爾濱飛亞燈飾有限公司的訴訟請(qǐng)求。

【法官后語(yǔ)】

關(guān)于先用權(quán)抗辯在審判實(shí)踐中的認(rèn)定，我們認(rèn)為應(yīng)從積極與消極兩個(gè)方面來認(rèn)定。積極條件包括：第一，先用權(quán)人特定實(shí)施行為必須發(fā)生在涉案專利申請(qǐng)日前；第二，先用權(quán)人的特定事實(shí)行為不得超出原有的生產(chǎn)規(guī)模以及根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模。消極條件是指先用權(quán)人在專利申請(qǐng)日前所掌握的與涉案專利內(nèi)容相同的專利，不是基于非法途徑獲取的。

本案中，通過哈西建設(shè)公司舉示的證據(jù)可以證明在飛亞燈飾公司涉案外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日前，哈西建設(shè)公司就已經(jīng)完成了被控侵權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)工藝文件，掌握了同涉案外觀設(shè)計(jì)專利相同的設(shè)計(jì)。在涉案外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日前，魯東交電公司、揚(yáng)州星慧公司既是在原有的生產(chǎn)準(zhǔn)備基礎(chǔ)上制造的被控侵權(quán)產(chǎn)品，且未超出哈西建設(shè)公司的需求規(guī)模，符合先用權(quán)成立的積極條件。同時(shí)，哈西建設(shè)公司、魯東交電公司、揚(yáng)州星慧公司對(duì)涉案專利內(nèi)容的掌握系源自哈西建設(shè)公司與清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院簽訂的《技術(shù)合同書》，而非通過非法途徑獲取，不存在成立先用權(quán)的消極條件。故法院最終支持原告的先用權(quán)抗辯主張。

本案同時(shí)也涉及對(duì)《專利法》第六十九條第（二）項(xiàng)規(guī)定的理解。該條規(guī)定：先用權(quán)人的特定實(shí)施行為包括制造、使用。僅從該項(xiàng)用語(yǔ)來看，似乎否定了制造、使用之外的其他行為。筆者認(rèn)為，如果僅允許制造產(chǎn)品，而不允許對(duì)制造的產(chǎn)品加以銷售或使用，制造行為就無法使制造人獲得任何利益，這會(huì)導(dǎo)致先用權(quán)的例外失去意義，因此對(duì)該條款的理解不應(yīng)局限于制造、使用，還應(yīng)包括銷售與許諾銷售，如此方能體現(xiàn)本規(guī)定的設(shè)立初衷。

編寫人：黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院 齊鳴