一、專利案件

1主題名稱對專利權保護范圍一般具有限定作用

——胡某訴摩拜(北京)信息技術有限公司侵害專利權糾紛案

【案號】

一審:(2017)滬73民初278號

二審:(2017)滬民終369號

【裁判要旨】

權利要求中的主題名稱是前序的一部分,是權利要求包含的全部技術特征所構成的技術方案的抽象和概括,其本質是對專利技術方案的命名,一般不屬于具體的技術特征。主題名稱的限定作用與前序的限定作用不能一概而論,其實際的限定作用應當取決于該主題名稱對權利要求所要保護的技術方案產生了何種影響,重點可考察主題名稱對應技術領域與特征部分所限定的技術領域是否相同、主題名稱是否足夠抽象和全面、主題名稱是否被用于區分現有技術、主題名稱和特征部分的術語之間是否具有重述或引用關系等方面。由技術特征組合而成的技術方案難以脫離主題名稱確定的技術領域而獨立存在,因此主題名稱一般應當認定具有限定技術方案保護范圍的作用,但這種限定是總括性的限定,是對技術方案適用領域的限定,而非技術特征的限定作用,因此一般不應有等同理論適用的空間。

【案情介紹】

涉案專利為“一種電動車控制系統及其操作方法”的發明,專利權人為胡某。涉案專利權利要求1為:“一種電動車控制系統,其特征在于:由微型攝像頭、圖形解碼器、存儲器及二維碼比對器構成二維碼識別器,微型攝像頭與圖形解碼器電連接,圖形解碼器和存儲器同時與二維碼比對器電連接,二維碼比對器對存儲器儲存的二維碼數據與圖形解碼器解碼的微型攝像頭拍攝的圖像數據比對并發給控制器,比對信號一致時控制器控制電動車的啟動或/和多媒體播放,比對信號不一致時控制器控制防盜報警器報警?！?span id="pnw4i6l" class="kt_102">涉案專利說明書記載了涉案專利的技術領域:“本發明屬于電動車技術領域,特指一種電動車控制系統及其操作方法。”涉案專利說明書記載了涉案專利的發明目的:“本發明的目的是提供一種電動車控制系統及其操作方法,使用者可將存儲在手機中的二維碼圖像對準攝像頭,便可實現電動車的完全解鎖,提升了防盜的性能,免去了使用者需攜帶鑰匙啟動的麻煩。”涉案專利證書記載的對比文件包括一項名稱為“基于二維碼的自行車防盜及查詢管理系統和方法” (發明專利公開號為CN101188014A)的專利文件。涉案專利說明書附圖1顯示在比對成功或者失敗兩種情形下,分別發送指令使得電動車啟動或者防盜報警。涉案專利權利要求3系對應于權利要求1的方法專利。

摩拜單車上安裝了帶鎖控制器的鎖具,車身上設置有兩個二維碼。被控侵權的摩拜單車鎖控制系統由摩拜單車上的鎖具、摩拜公司運營的云端服務器、帶攝像頭的手機、安裝在手機上的摩拜單車應用程序共同構成(簡稱被控侵權產品)。胡某認為被控侵權產品落入涉案專利權保護范圍,請求判令摩拜公司停止侵害并賠償損失50萬元。

【裁判結果】

一審上海知識產權法院將胡某主張保護的權利要求和被控侵權技術方案作了全面比對,就專利權利要求記載的“一種電動車控制系統”“二維碼識別器”、二維碼識別器組件之間的“電連接”、“比對信號不一致時控制器控制防盜報警器報警”等四個方面詳述了比對意見,判定兩者之間除主題名稱“一種電動車控制系統”之外的其他三個技術特征既不相同也不等同,被控侵權技術方案沒有落入涉案專利權保護范圍,判決駁回胡某全部訴訟請求。

胡某不服判決,提起上訴。二審上海市高級人民法院認為,一審法院就“二維碼識別器”、二維碼識別器組件之間的“電連接”、“比對信號不一致時控制器控制防盜報警器報警”等三個技術特征所作的比對意見,認定事實清楚,說理充分,予以確認。關于權利要求1記載的主題名稱“一種電動車控制系統”的限定作用,二審判決認為主題名稱作為前序的一部分,在確定保護范圍時具有限定作用,在侵權比對時應當予以考慮。據此,上海市高級人民法院判決駁回上訴、維持原判。

【法官評析】

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第五條規定,在確定專利權的保護范圍時,獨立權利要求的前序部分、特征部分以及從屬權利要求的引用部分、限定部分記載的技術特征均有限定作用。主題名稱作為專利權利要求前序的一部分,依照該條規定自然應當具有限定作用,但起到何種限定作用,在司法實踐中不無疑問。

一、前序和主題名稱的區分

在確定專利權的保護范圍時,獨立權利要求的前序部分、特征部分以及從屬權利要求的引用部分、限定部分記載的技術特征均有限定作用。認為前序部分具有限定作用,充分體現了對權利要求公示性的尊重,專利文件撰寫人在專利申請階段對于用語的表述應給予足夠的注意。在侵權判定階段認為前序部分具有限定作用,實際上與《專利法實施細則》《專利審查指南》一脈相承。權利要求的前序包含了主題名稱,根據《專利法實施細則》,獨立權利要求包括前序部分和特征部分,前序部分寫明要求保護的技術方案的主題名稱和發明主題與最接近的現有技術共有的必要技術特征,特征部分寫明發明區別于最接近的現有技術的技術特征,這些特征和前序部分寫明的特征合在一起,限定發明要求保護的范圍;《專利審查指南》規定,主題名稱中的用途限定在確定權利要求保護范圍時應當予以考慮,但其實際的限定作用取決于對所要求保護的產品本身帶來何種影響,如果其只是對產品或設備用途或使用方式的描述,則對產品或設備是否具有新穎性、創造性的判斷不起作用。換言之,如果主題名稱并非只是對產品或設備用途或使用方式的描述,則對產品或設備是否具有新穎性、創造性的判斷產生影響。

要理解權利要求前序部分及主題名稱的法律地位或作用,首先必須明確前序及主題名稱在專利權利要求中的結構位置。獨立權利要求包括前序部分和特征部分,特征部分和前序部分寫明的特征合在一起限定發明要求保護的范圍。獨立權利要求分兩部分撰寫的目的,在于使公眾更清楚地看出獨立權利要求的全部技術特征中哪些是發明與最接近的現有技術所共有的技術特征,哪些是發明區別于最接近的現有技術的特征。但毫無疑問的是,前序部分和特征部分被看作構成一個整體技術方案,而這正是專利所保護的客體。主題名稱則是前序的一部分,有的權利要求中并不寫明發明與最接近的現有技術所共有的技術特征,但必然有主題名稱。主題名稱是對發明技術方案的一個總體概括,主題名稱應當能夠清楚地表明權利要求的類型,還應當與權利要求的技術內容相適應。主題名稱的限定作用與前序的限定作用,嚴格來說還不能一概而論,因為前序部分的與現有技術共有的技術特征,毫無疑問應當作為技術特征而起到限定作用,其與特征部分載明的技術特征,應當具有同樣的法律地位,但主題名稱還并非如此,因此,籠統地說前序部分具有限定作用可能并不完全準確。主題名稱是對發明技術方案的命名,其本身并非技術特征,這一點從其用語上即可知曉。

二、主題名稱的限定作用

由于前序部分包括主題名稱和與現有技術共有的技術特征,實踐中容易發生爭議的是主題名稱的限定作用。所謂的“主題”(subject matter),準確的法律術語翻譯應為“客體”。專利權所要保護的客體是發明,是具備專利實質條件的技術方案,是一個抽象的但客觀存在的事物,而不是具體化的實物產品、設備。主題名稱,實際上是對整個發明技術方案的抽象的命名,因其概括和抽象,在用語上與技術特征存在區別,有時會體現具體的技術特征,有時又不會體現具體的技術特征,因此主題名稱是否具有限定作用,應該分析它有無體現具體的技術特征、與技術特征是否有一定關聯,如果本領域普通技術人員閱讀權利要求之后,認為主題名稱也體現具體的技術特征,或者說他在實施發明的時候會將主題名稱一并考慮,則主題名稱應當具有限定作用。值得指出的是,主題名稱一般都是與技術特征存在密切的關聯,由技術特征組合而成的技術方案很難脫離主題名稱確定的技術領域而獨立存在,因此,主題名稱一般應當認定具有限定技術方案保護范圍的作用,但此時并非認為主題名稱就是技術特征,這種限定應當是一種對技術方案的總括性的限定作用,屬于對技術方案適用技術領域范圍的限定,而非技術特征的限定作用。

判斷主題名稱是否體現具體技術特征,可從以下方面考察。一是主題名稱所記載的技術領域與特征部分所限定的技術領域是否相同。如果兩者完全相同,則該權利要求所對應的發明技術方案及其涉及的領域是確定無疑的,并無必要認定(基本不會涉及)主題名稱有無限定作用,其實這也是實踐中此類案件較少的原因。二是主題名稱是否足夠抽象和全面。如果主題名稱概括得并不全面,即使其與特征部分所涉及的技術領域是相同的,由于主題名稱并未準確體現發明的內涵,或過于寬泛,或過于狹窄,以此來限定權利要求的保護范圍有所不公,這種情況下宜認定主題名稱不具有限定作用。

如主題名稱具有以下特點,一般應認定其具有限定作用。一是主題名稱被用于區分現有技術。無論主題名稱抽象和概括的程度如何,如其被用于區分現有技術,意味著它具有了類似權利要求特征部分的地位或功能,則認定其具有限定作用具有合理性。二是主題名稱和特征部分的術語之間具有重述或引用關系。權利要求的撰寫講求精確、精準、精煉,如果同一技術術語在主題名稱和技術特征中重復出現,則它們之間互相解釋、互為基礎的可能性就大為提高,這種情況下,主題名稱和特征部分從語義理解的角度就難以切分,本領域普通技術人員將其一體解讀,無疑又具有了合理性。

三、等同理論是否適用

一審判決首先認為“電動車”作為涉案專利主題名稱的組成部分,描述了涉案專利的使用方式,對涉案專利權的保護范圍具有限定作用,但將涉案專利應用于自行車技術領域是本領域普通技術人員無需創造性的勞動就能夠聯想到的,因此不支持摩拜公司關于摩拜單車與涉案專利保護的電動車屬于不同技術領域而不構成侵權的抗辯意見。一審判決似乎是借用了中國法院適用等同理論確定專利權保護范圍時的“三基本一聯想”判定標準,相當于把主題名稱作為一項技術特征,然后類推適用等同理論將“電動車”認定為與“自行車”屬等同特征。但是,將等同理論類推適用于主題名稱,在法律上沒有依據,在實踐中可能導致專利權保護范圍不當擴張?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第五條規定針對的是前序中的技術特征而非主題名稱,主題名稱一般不具有技術特征的法律地位,只有當主題名稱的撰寫方式使其相當于技術特征時,方能認為此時的主題名稱起到了技術特征的限定作用,在實踐中這種情況是不多見的,而等同理論只能適用于具體的技術特征已成公論,因此等同理論一般不能適用于主題名稱。主題名稱是對整個發明技術方案的抽象命名,有時體現技術特征,而有時又不會體現技術特征,但即使因主題名稱體現具體技術特征而認為其具有限定作用,亦并非將其直接認定為技術特征,質言之,一般地認為主題名稱具有限定作用,并非認為主題名稱起到了技術特征的限定作用,而是認為主題名稱已經限定了專利技術方案適用的技術領域,權利要求中的技術方案均是在該技術領域中存在,脫離了這一技術領域,技術方案即如同無本之木。前已述及,主題名稱的一般性限定作用是一種總括性的限定,是對技術方案適用領域的限定,而非技術特征的限定作用,即主題名稱是針對整個專利技術方案發生限定作用,這兩種限定作用針對對象完全不同,因此對于主題名稱一般不應有等同理論適用的空間,除非主題名稱本身足以被認定為屬于具體的技術特征。

(徐卓斌 作者單位:上海市高級人民法院)